文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 馮海剛

　　摘要：在本文中，筆者通過一個(gè)實(shí)務(wù)案例引出發(fā)明專利申請的優(yōu)先權(quán)相關(guān)問題。此后，詳細(xì)論述了優(yōu)先權(quán)核實(shí)的重要性和必要性、專利法體系對(duì)優(yōu)先權(quán)核實(shí)的要求以及可能存在的細(xì)節(jié)問題。

　　關(guān)鍵詞：優(yōu)先權(quán) 發(fā)明 巴黎公約 核實(shí)

　　優(yōu)先權(quán)肇始于1883年通過的《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（以下簡稱“巴黎公約”），迄今已逾一百四十年。優(yōu)先權(quán)，顧名思義，是指所討論之申請與其他申請相比，擁有某種“優(yōu)先”的權(quán)利。這種“優(yōu)先”性，主要體現(xiàn)在時(shí)間方面。也就是說，在特定時(shí)間期間內(nèi)，所討論之申請不因具有相同主題的其他申請的提出而喪失權(quán)利。考慮到絕大多數(shù)國家對(duì)許多工業(yè)產(chǎn)權(quán)都實(shí)行先申請制，這種時(shí)間上的優(yōu)勢無疑是十分重要的，它對(duì)于申請人自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)的布局、完善和保護(hù)、競爭對(duì)手的防范等都大有裨益。

　　在目前有效的巴黎公約文本（即1979年修正的版本）第4條【1】中，專利、實(shí)用新型注冊、外觀設(shè)計(jì)注冊和商標(biāo)注冊，均可以享有優(yōu)先權(quán)。作為巴黎公約的成員國之一，為保證條約的實(shí)施，我國在《中華人民共和國專利法》（以下簡稱“專利法”）【2】和《中華人民共和國商標(biāo)法》中分別對(duì)上述類型的工業(yè)產(chǎn)權(quán)（即發(fā)明、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)和商標(biāo)）做出了相應(yīng)的制度設(shè)計(jì)。舉重以明輕，本文僅就相對(duì)而言更為復(fù)雜的發(fā)明專利申請的優(yōu)先權(quán)有關(guān)問題進(jìn)行探討。

　　引言

　　下面以筆者在實(shí)務(wù)中遇到的一件發(fā)明專利申請經(jīng)過適當(dāng)改編（以下簡稱“該申請”）為例，引出相關(guān)問題。在該申請的實(shí)質(zhì)審查階段，審查員引用了三篇中國專利申請作為對(duì)比文件（以下分別稱為D1、D2、D3），其中引用D1作為抵觸申請?jiān)u價(jià)該申請的新穎性。

　　更具體而言，審查意見指出：D2的優(yōu)先權(quán)日早于本申請優(yōu)先權(quán)日（相關(guān)日期的比較參見下面的圖1），公開日晚于本申請優(yōu)先權(quán)日，且公開了一個(gè)與本申請權(quán)利要求1的結(jié)構(gòu)極為接近的化合物，區(qū)別僅在于是否被氘代，申請人在修改時(shí)可以考慮對(duì)比文件2的相關(guān)技術(shù)方案；D3的優(yōu)先權(quán)日晚于本申請優(yōu)先權(quán)日但早于本申請的申請日，其公開了一個(gè)落入本申請權(quán)利要求1范圍內(nèi)的化合物，鑒于本申請優(yōu)先權(quán)文件外文且非英文，審查員核實(shí)優(yōu)先權(quán)存在障礙，申請人在針對(duì)本通知書進(jìn)行修改時(shí)可以酌情考慮D3公開的相關(guān)技術(shù)方案。

圖1 該申請及對(duì)比文件有關(guān)日期的比較

　　根據(jù)圖1并經(jīng)核實(shí)，D1可以構(gòu)成《專利審查指南》（以下簡稱“指南”）【3】所定義的“抵觸申請”。值得一提的是，根據(jù)《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱“細(xì)則”）【4】第十二條，專利法第二十二條的“申請日”在有優(yōu)先權(quán)的情況下是指優(yōu)先權(quán)日。而由于D1的優(yōu)先權(quán)日早于該申請的優(yōu)先權(quán)日，因此無論該申請是否能夠享有優(yōu)先權(quán)，D1都將構(gòu)成抵觸申請，從而破壞該申請的新穎性。

　　根據(jù)審查意見，D2實(shí)際上不屬于“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”，不可能構(gòu)成抵觸申請。此外由圖1可知，無論該申請是否能夠享有優(yōu)先權(quán)，D2都不屬于現(xiàn)有技術(shù)。因此，在評(píng)價(jià)該申請的新創(chuàng)性時(shí)，不應(yīng)考慮D2。

　　關(guān)于D3（經(jīng)核實(shí)其優(yōu)先權(quán)成立），由于其公開了與該申請相同的主題，且優(yōu)先權(quán)日在該申請的優(yōu)先權(quán)日和申請日之間，有可能構(gòu)成PE類文件，根據(jù)指南第二部分第八章的有關(guān)規(guī)定，屬于需要（審查員）核實(shí)優(yōu)先權(quán)的情形。假設(shè)該申請能夠享有優(yōu)先權(quán)，則D3不屬于現(xiàn)有技術(shù)也不屬于抵觸申請，因此在評(píng)價(jià)該申請的新創(chuàng)性時(shí)不必考慮。而假設(shè)該申請無法享有優(yōu)先權(quán)，則D3將構(gòu)成抵觸申請，從而破壞該申請的新穎性。

　　一、要點(diǎn)

　　從以上案例不難看出，優(yōu)先權(quán)成立與否將決定一件申請的走向，對(duì)于申請人而言是十分重要的。此外，根據(jù)巴黎公約第4條之B，由于該優(yōu)先權(quán)的存在，在先后兩件申請的申請日之間由第三人就相同主題提出的申請將不能產(chǎn)生權(quán)利。因此，優(yōu)先權(quán)不僅關(guān)乎申請人的利益，也實(shí)質(zhì)上影響著社會(huì)公眾（特別是第三人）的利益，這要求優(yōu)先權(quán)的核實(shí)應(yīng)當(dāng)相對(duì)客觀。這一點(diǎn)從指南第二部分中將優(yōu)先權(quán)列在新穎性的章節(jié)中可見一斑，因?yàn)樾路f性的判斷相對(duì)而言比較客觀。

　　在指南中，發(fā)明專利申請的初步審查只審查先后兩件申請的主題是否明顯不相關(guān)，不審查其實(shí)質(zhì)內(nèi)容；而在實(shí)質(zhì)審查階段，也是在檢索之后才根據(jù)情況（即是否出現(xiàn)PX、PY或PE類文件）確定是否需要核實(shí)優(yōu)先權(quán)。

　　這種將優(yōu)先權(quán)與檢索有機(jī)結(jié)合的實(shí)踐做法可以理解為對(duì)優(yōu)先權(quán)核實(shí)步驟的一種簡化。即，不必要求一開始就核實(shí)有關(guān)申請的主題——如下文所述，主題的核實(shí)由于涉及技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)內(nèi)容而較為復(fù)雜；而是在經(jīng)檢索發(fā)現(xiàn)密切相關(guān)的文件之后，再行核實(shí)。這種做法既不會(huì)損害申請人或第三人的正當(dāng)利益，能夠保證優(yōu)先權(quán)制度得以實(shí)際施行，也有助于節(jié)約審查資源。

　　根據(jù)指南，核實(shí)優(yōu)先權(quán)是指核查申請是否符合專利法第二十九條的規(guī)定，即是否符合享有優(yōu)先權(quán)的三個(gè)要件：期限、主題、第一次。

　　1.三要件之期限

　　在上述三個(gè)要件中，期限的判斷最為直觀和客觀。

　　對(duì)發(fā)明來說，僅需判斷在后申請是否在在先申請的十二個(gè)月內(nèi)提出。在實(shí)踐中，申請人在期限屆滿日當(dāng)天提出在后申請的情形并不少見。這種做法能夠使申請人最大限度地利用優(yōu)先權(quán)的時(shí)間優(yōu)勢，允許申請人有充裕的時(shí)間來完善在后申請的內(nèi)容或?qū)＠暾埖牟季郑鐩Q定是否在某一國家或地區(qū)提出在后申請。

　　盡管存在十二個(gè)月的期限要求，細(xì)則第三十六條仍提供了2個(gè)月的“寬限期”供申請人提出恢復(fù)優(yōu)先權(quán)請求，從而將請求的期限延長到最長十四個(gè)月。這是申請人要求優(yōu)先權(quán)的最后機(jī)會(huì)，如果錯(cuò)過將不能根據(jù)細(xì)則第六條請求權(quán)利恢復(fù)或根據(jù)細(xì)則第三十七條請求增加優(yōu)先權(quán)要求。

　　此外還應(yīng)注意，上述十四個(gè)月的期限并不適用按照PCT提出的專利國際申請。在實(shí)踐中，PCT申請?jiān)谶M(jìn)入中國國家階段時(shí)往往已經(jīng)超過十四個(gè)月，因此該期限顯然無法起到“恢復(fù)”的作用。對(duì)此，細(xì)則第一百二十八條提供了自進(jìn)入日起2個(gè)月的恢復(fù)途徑。

　　2.三要件之主題

　　核實(shí)優(yōu)先權(quán)的關(guān)鍵在于核實(shí)在先申請和在后申請是否屬于“相同主題”。

　　根據(jù)指南，“相同主題的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀笔侵讣夹g(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果（以下簡稱“四要素”）相同的發(fā)明或者實(shí)用新型。判斷主題是否相同，即判斷在后申請的四要素——主要是判斷各項(xiàng)權(quán)利要求的技術(shù)方案——是否清楚地記載于在先申請的文件（說明書和權(quán)利要求書，不包括摘要）中。因此，對(duì)于前述案例，可能是由于其權(quán)利要求涉及馬庫什要素且涉及在先申請文件的語言轉(zhuǎn)換，故造成了審查員的核實(shí)困難。

　　值得注意的是，“相同主題”的表述在專利法及其細(xì)則中僅出現(xiàn)在與優(yōu)先權(quán)相關(guān)的條款中（專利法第二十九條）。在專利法中，類似的表述還有“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”（專利法第二十二條）、“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”（專利法第九條）。在此，有必要對(duì)這三個(gè)概念進(jìn)行簡單的辨析。

　　首先，指南中關(guān)于這三個(gè)概念的定義都出現(xiàn)在新穎性部分，意味著它們之間存在千絲萬縷的聯(lián)系。

　　根據(jù)指南，“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”是指它們的四要素實(shí)質(zhì)上相同，這是判斷新穎性的原則之一；“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指權(quán)利要求的保護(hù)范圍相同，旨在解決重復(fù)授權(quán)的問題；而“相同主題的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀敝荚谂袛嗄芊裣碛袃?yōu)先權(quán)。

　　其中，“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”主要審查同日提出的申請。如果另一申請?jiān)缬谒鶎彶榈纳暾執(zhí)岢觯赡軜?gòu)成抵觸申請或現(xiàn)有技術(shù)，此時(shí)應(yīng)審查新創(chuàng)性而非重復(fù)授權(quán)。因此可以說，在實(shí)踐中專利法第九條的審查頻率遠(yuǎn)低于專利法第二十二條。

　　關(guān)于優(yōu)先權(quán)，有學(xué)者認(rèn)為【5】，“在判斷優(yōu)先權(quán)要求是否成立時(shí)，可以將首次申請看做一份對(duì)比文獻(xiàn)，用它來判斷在后申請的各項(xiàng)權(quán)利要求是否具備新穎性。如果判斷的結(jié)果認(rèn)為在后申請的某項(xiàng)權(quán)利要求不具備新穎性，則該項(xiàng)權(quán)利要求能夠享受優(yōu)先權(quán)；如果具備新穎性，則該項(xiàng)權(quán)利要求不能享受優(yōu)先權(quán)”。也就是說，將“相同主題”的判斷轉(zhuǎn)化為新穎性的判斷。

　　如果按照該觀點(diǎn)，則“相同主題的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀钡母拍钍聦?shí)上將與“同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型”完全相同。然而從字面上（例如參照指南中的定義）看，這兩者顯然存在細(xì)微的差別；從法的明確性原則和體系融貫性原則出發(fā)，這兩者也不應(yīng)完全相同。筆者認(rèn)為，新穎性判斷的尺度（由于其概念中使用了“實(shí)質(zhì)上相同”的表述）比優(yōu)先權(quán)更加寬松。

　　例如，化用指南中的某案例，在先申請公開了某產(chǎn)品是“用銅制成的”，在后申請要求該產(chǎn)品“用金屬制成”。若簡單地按照該學(xué)者的觀點(diǎn)，由于在先申請的下位概念“銅”破壞在后申請的上位概念“金屬”的新穎性，則該在后申請能夠享有在先申請的優(yōu)先權(quán)。然而，如果“產(chǎn)品用金屬制成”的技術(shù)方案沒有清楚地記載于在先申請中，則在后申請的優(yōu)先權(quán)無法成立。可見，盡管優(yōu)先權(quán)與新穎性存在一定的關(guān)聯(lián)，但優(yōu)先權(quán)的核實(shí)并不能簡單地用新穎性判斷來替代。此外，筆者的這種觀點(diǎn)也得到專利復(fù)審委的支持【6】。

　　根據(jù)法制統(tǒng)一原則和不抵觸原則，作為下位法的指南與作為上位法的專利法所使用的術(shù)語應(yīng)當(dāng)具有一致性。因此，指南中規(guī)定的“相同主題”的核實(shí)中的“記載”應(yīng)當(dāng)具有與專利法第三十三條中的“記載”相同的含義。基于此，筆者認(rèn)為，可以按照修改是否“超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”的標(biāo)準(zhǔn)來判斷優(yōu)先權(quán)是否成立。另外，在專利法律體系中需要遵守該標(biāo)準(zhǔn)的還有分案申請（例如參照細(xì)則第四十九條）。由此，優(yōu)先權(quán)的核實(shí)將與分案申請是否成立具有相同的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.三要件之第一次

　　優(yōu)先權(quán)的成立還要求在先申請是相同主題的“第一次”申請。

　　根據(jù)指南，需要核實(shí)該條件的情形往往出現(xiàn)在審查員經(jīng)檢索發(fā)現(xiàn)了申請人的申請日更早（早于所要求的在先申請的申請日）且具有相同主題的第三個(gè)專利文件。實(shí)踐中，由于存在該第三個(gè)專利文件的情況不多，因此需要核實(shí)該要件的情形不如前兩個(gè)要件那樣普遍。需要注意，該第三個(gè)專利文件還需要在先后兩件申請的申請日之間被公開。這就是說，即使事實(shí)上存在申請日更早的該第三個(gè)專利文件，但如果它沒有被公開，也可能不影響優(yōu)先權(quán)的成立。巴黎公約第4條第C（4）項(xiàng)的規(guī)定體現(xiàn)了這一點(diǎn)。

　　4.申請人

　　此外，專利法第二十九條還隱含要求申請人應(yīng)當(dāng)一致。

　　但指南對(duì)外國優(yōu)先權(quán)的申請人資格的要求比本國優(yōu)先權(quán)更寬松：外國優(yōu)先權(quán)的在后申請人應(yīng)當(dāng)與在先申請人一致或者是其中之一；而本國優(yōu)先權(quán)的先后兩件申請的申請人應(yīng)當(dāng)完全一致。

　　對(duì)此，巴黎公約第4條和歐洲專利公約（European Patent Convention，EPC）【7】第87條均僅規(guī)定任何人（any person）或其權(quán)利繼受人（successor in title）可以享有優(yōu)先權(quán)，這與中國專利法的規(guī)定并無實(shí)質(zhì)性差異。

　　然而，根據(jù)EPC審查指南（Guidelines for Examination in the European Patent Office）【8】A部分III章6.1節(jié)，作為一般原則，要求優(yōu)先權(quán)的在后申請的申請人必須為或包含在先申請的所有申請人（或其權(quán)利繼受人）。可見，EPC不區(qū)分外國優(yōu)先權(quán)和本國優(yōu)先權(quán)，自然也不存在對(duì)申請人資格的區(qū)別對(duì)待。申請人資格糾紛在實(shí)踐中確有發(fā)生，EPC指南明確提及歐洲專利局上訴委員會(huì)（Boards of Appeal）針對(duì)T 0844/18 案（涉及CRISPR-Cas/BROAD INSTITUTE）的決定。

　　5.核實(shí)之外

　　核實(shí)優(yōu)先權(quán)需比較在后申請的權(quán)利要求與在先申請的整個(gè)文件。如果前者的某個(gè)技術(shù)方案沒有清楚地記載在后者的申請文件中，則該技術(shù)方案或主題將無法享有優(yōu)先權(quán)，而只能被視為是在在后申請的申請日提出的。

　　前文提到，優(yōu)先權(quán)的核實(shí)判斷可以參照分案申請，但它們的不利后果是不同的。對(duì)于要求優(yōu)先權(quán)而言，最不利的后果至多是喪失優(yōu)先權(quán)；而對(duì)于分案申請，可能會(huì)導(dǎo)致申請被駁回。與分案申請不能新增內(nèi)容不同，要求優(yōu)先權(quán)的在后申請（包括權(quán)利要求和說明書）可以包含在先申請中沒有的技術(shù)方案，從而達(dá)到對(duì)發(fā)明的進(jìn)一步改善，這也是設(shè)立優(yōu)先權(quán)制度的初衷之一。

　　在后申請的說明書包含新增的技術(shù)內(nèi)容（例如在具體實(shí)施方式中增加了實(shí)施例）并不影響已記載于在先申請中的技術(shù)方案的優(yōu)先權(quán)的成立。在這種情況下，在先申請可能被指出的公開不充分或者權(quán)利要求得不到說明書支持的問題在在后申請中卻可能不會(huì)出現(xiàn)。原因例如在于在后申請新增了（能夠克服這些缺陷的）實(shí)施例，而核實(shí)優(yōu)先權(quán)無需考慮這些新增內(nèi)容。這是否意味著該在后申請相對(duì)于一件（沒有要求任何優(yōu)先權(quán)的）普通申請而言獲得了不同且更加有利的審查待遇？

　　筆者認(rèn)為，上述“雙標(biāo)”困境或可從指南第二部分第十章3.5節(jié)得到部分闡明。根據(jù)該章節(jié)，申請人可以提供補(bǔ)交實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來克服申請不滿足專利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等缺陷，只要補(bǔ)充數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到即可。從這個(gè)角度而言，在后申請所新增的內(nèi)容在某種程度上也可以視為申請人所提交的補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。由此，專利法律體系中不同部分的規(guī)定得以彼此協(xié)調(diào)融洽。但是，對(duì)于在先申請沒有記載而在后申請記載了的技術(shù)效果，是否會(huì)最終導(dǎo)致普通申請?jiān)馐懿还酱觯怨P者有限的經(jīng)驗(yàn)來看，仍是一個(gè)值得注意和商榷的問題。

　　二、結(jié)語

　　總而言之，優(yōu)先權(quán)是工業(yè)產(chǎn)權(quán)特別是專利權(quán)保護(hù)制度中十分重要的一個(gè)方面。優(yōu)先權(quán)的成立與否將實(shí)質(zhì)性影響申請人和公眾的利益，因此專利法律制度中對(duì)優(yōu)先權(quán)的核實(shí)給出了明確且相對(duì)客觀的標(biāo)準(zhǔn)。盡管如此，在實(shí)踐中，各利益相關(guān)方與優(yōu)先權(quán)有關(guān)的糾紛也時(shí)有出現(xiàn)，這可能意味著在優(yōu)先權(quán)的審查細(xì)節(jié)方面，還需要持續(xù)進(jìn)行明晰和細(xì)化。

　　參考文獻(xiàn)：

　　【1】《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（1979年修正）.

　　【2】《中華人民共和國專利法》（2020年第四次修正）.

　　【3】《專利審查指南》2023.

　　【4】《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》（2023年第三次修訂）.

　　【5】《中國專利法詳解》, 尹新天 著, 知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社, 2011年3月第1版.

　　【6】《以案說法——專利復(fù)審、無效典型案例指引》, 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì) 編著,知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社,2018年9月第1版.

　　【7】European Patent Convention, 17th edition / November 2020.

　　【8】Guidelines for Examination in the European Patent Office, April 2025.