文/北京集佳知識產權代理有限公司 馬驍
摘要：對于官文中關于創造性的審查意見，其會涉及本申請的技術、最接近的現有技術的對比文件的技術、其他現有技術。通常篇幅較長，細節多，對應關系復雜。對代理師而言，答復創造性性審查意見具有挑戰性。本文圍繞“三步法”、結合實踐經驗，對創造性問題答復策略進行了討論。
關鍵詞：創造性、最接近的現有技術、區別特征、對比文件、結合
引言
根據專利法第22第1款的規定，授予專利權的發明專利申請應當具備新穎性、創造性(Inventive Step)和實用性。因此，發明專利申請具備創造性是其被授予專利權的必要條件之一。
在中國國家知識產權局以“創造性”為主的審查策略導向下，關于創造性問題（即，權利要求無創造性的缺陷）的審查意見是最常見的。例如，這樣的審查員意見出現在以下官方文件中：發明專利申請實質審查程序中的通知書、發明專利申請實質審查程序中的駁回決定、發明專利申請復審審查程序中的復審通知書，以及發明專利申請復審審查程序中復審決定。針對官文（Office Action, OA）中指出的創造性問題，選擇合適的、具有說服力的答復策略能夠使發明專利申請走向授權，從而實現申請人的愿望。因此，對如何選擇創造性問題的答復策略進行分析和討論具有顯著的意義。
一、討論
下面就從定義出發，基于實際操作流程對創造性問題的答復策略進行討論。
“創造性”概念的定義為：與現有技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步。
對應到實際操作流程，判定權利要求不具備創造性就是通過“三步法”判斷范式得出最終結論：權利要求不具備突出的實質性特點。即，權利要求相對于最接近的現有技術有（一個或更多個）區別特征，但其他現有技術給出了將該區別特征引用到最接近的現有技術的啟示。
在官文中，否定創造性的“三步法”判斷范式可以概括為包括如下步驟的判斷方法：
第一步S1 基于權利要求（claim）確定最接近的現有技術（closest prior art，cArt）；
第二步S2 基于最接近的現有技術確定區別技術特征（distinguishing feature，dF）及其對應的技術問題（technical problem，Prb；即，發明實際解決的技術問題）；
第三步S3 判定現有技術給出了將上述區別特征應用到該最接近的現有技術以解決該技術問題的啟示（motivation）。
具體到官文正文，第一步中的確定的當前受評估獨立權利要求（例如，claim 1）的最接近的現有技術對應官文中示出的對比文件1（D1）。對比文件1可以是專利文獻、期刊文章、書籍、標準或網頁。這一步對審查員而言，是指通過檢索數據庫（DB）得到當前受評估獨立權利要求的屬于現有技術的對比文件1。這可以表示為以下檢索操作OpSearch。
D1=OpSearch(claim1, DB.cArt)
官文正文對第二步的具體體現是：基于當前受評估獨立權利要求、對比文件1進行特征對比，在正文中示出獨立權利要求的特征（feature, F）與對比文件1的特征的對應關系，最終無對應的對比文件特征的權利要求特征被認定為區別特征。相應的，基于該區別特征得出技術問題Prb。注意，區別特征的數量為一個或更多個。因此，技術問題的數量可以為一個或更多個。這可以表示為以下比較操作OpCompare。
{dF[dc]}=OpCompare({claim1.F[c]}, {D1.F[d]})
官文正文對第三步實際是將“使用該區別特征解決該技術問題”判定為現有技術，正文的具體體現是：
情況1（S3.case1），將區別特征dF[dc]認定為公知常識（包括基于對比文件1公開的特征，容易想到的情況），從而認定當前受評估獨立權利要求相對于對比文件1與該公知常識的結合是顯而易見的，所以不具備創造性；
情況2（S3.case2），將區別特征dF[dc]認定為被對比文件2（D2）公開或大體上被對比文件2（D2）公開，并認定D2對解決認定的技術問題Prb有啟示，當前受評估獨立權利要求相對于對比文件1與D2（或疊加上公知常識）的結合是顯而易見的，所以不具備創造性；
情況3（S3.case3），區別特征有多個，該情況分形較多，是實踐中最常見的情況，可進一步細分為以下子情況：
case31：區別特征有多個，但多個區別特征均為公知常識，所以權利要求不具備創造性，即，情況1的簡單組合（S3.case31）；
case32：區別特征有多個，但均被現有技術中的其他對比文件公開或基于其他對比文件容易想到（對比文件可以為D2，也可以是D3），所以權利要求不具備創造性，即情況2的簡單疊加（S3.case32）；
case33：區別特征有多個，部分區別特征為公知常識，其余區別特征為現有技術中的其他對比文件公開或基于其他對比文件容易得到，所以權利要求不具備創造性，這對應情況1和情況2的組合（S3.case33）。
第三步可以表示為以下判斷操作OpDetermine。
{dF[dc].IsExistingTechnology=”Y”}=OpDetermine({dF[dc]},DB.cArt,{CommonKnowledge})
在判斷官文正文關于創造性的評述是否合理前，專利代理師需要核實官文針對的審查文本是否正確。實踐中，筆者曾經遇到過審查員在官文表格中示出的審查文本不是申請人請求的審查文件的情況。對這種情況，可以在意見陳述中指出審查文本錯誤，并要求審查員針對正確的審查文本發出審查意見。
從官文正文可以看到，正文中對獨立權利要求1的創造性的審查意見的主要篇幅會集中在第二步（特征對比）和第三步（啟示判斷）。
需要注意的是，專利代理師需要核實第一步是否正確。例如，筆者曾經遇到審查員給出的對比文件1不是現有技術的情況。由于對比文件1不是現有技術，所以正文對獨立權利要求1無創造性的審查意見是錯誤的。專利代理師在答復審查意見通知書時按如下邏輯陳述意見即可：對比文件1不是現有技術，因此，使用對比文件1否定權利要求1的創造性的意見不合理；請求審查員重新評估權利要求的創造性。
目前權利要求1通常長度長，特征多，技術繁復，特征間可能存在隱式關聯。因此，在進行特征對比時容易出現瑕疵，甚至出現致命問題。相應的，在官文正文中，對第二步的評述容易出現問題。例如出現以下問題：
1.官文中未給出明確的特征對應關系；
2.某個特征對應關系錯誤；
3.遺漏特征（對權利要求1中的特征F[c]，既未示出與其對應的D1中的對應特征，也未將其列為區別特征）；
4.特征對應關系前后矛盾（例如，前一對應關系與后一對應關系不能同時成立）；
5.示出的特征對應關系含糊不清；
6.把區別特征本身或含有對區別特征指引/暗示的內容直接定為技術問題。
對于問題1-6，需要代理師基于對權利要求1、對比文件1的技術的充分的理解的基礎上進行判斷。通常僅需要對于導致對比文件1實質上無法用于否定權利要求1的創造性的問題進行爭辯。但是，在答辯理由中，應清楚列出代理師認定的合理特征對應關系，以使審查員在明了問題的基礎上，達成一些共識。
對于涉及啟示判斷的第三步，是審查意見最容易出現問題的地方，是申請人與審查員無法達成共識的重災區。通常情況下，結合啟示都不會像審查指南所給出的示例那樣明顯且合理。
在判斷第三步的合理性時，尤其需要注意，本領域普通技術人員在評估創造性時結合的是：對比文件1公開的方案與另一現有技術（對比文件2或公知常識）結合，而不是權利要求1的非區別特征集對應的方案與另一現有技術結合，也不是對比文件1與權利要求1記載的“區別特征”的結合。需要重點注意：權利要求1的方案大部分情況下不會與對比文件1公開的方案完全相同。通常情況下，審查員所引用的對比文件1、2的部分會公開更具體的、下位的方案。為了核實結合的合理性、結合出的方案與權利要求的方案存在覆蓋關系，代理師需要對結合后的方案具象化，清楚結合后的方案具體物理圖像、具體實施流程、數據的生成源、數據的具體處理手段、數據的具體流動情況等。必要時，需要自行構建組件結構框圖、組件交互的時序圖等。這些自行構建的圖也可以用在意見陳述中，以使審查員直觀、清楚地理解通知書中的問題。這有利于審查員認可權利要求的創造性。
對比文件1的教導可能會阻礙本領域技術人員得到權利要求1的方案。例如，對比文件1的教導排斥使用“區別特征”。例如，對比文件1的教導排斥使用對比文件2記載的“區別特征”的下位特征。因此，可以基于此修改權利要求以充分體現對比文件1的教導的阻礙作用，并且可以在意見陳述中對此作出充分的答辯。
另外，對比文件2通常也不會公開與權利要求1的表述相同的“區別特征”。本領域技術人員實際結合的是對比文件1公開特征與對比文件2公開的特征。并且結合的是對比文件2記載的更具體、下位的特征。考慮到對比文件2會涉及其記載的特征的使用場景和條件，對比文件2的教導也有可能阻礙本領域技術人員將對比文件2結合到對比文件1。例如，筆者曾經遇到這樣的案例，權利要求1涉及的是圖像數據處理。審查員找到的對比文件1涉及的是交通工具的數據處理，對比文件2涉及的是公司員工數據的處理。在評價創造性時，為了從對比文件1得到被權利要求1覆蓋的一個下位方案，需要改動交通工具數據的處理細節。但是很明顯，對比文件2的處理數據不是交通工具數據，因此本領域技術人員完全沒有動機去結合對比文件2。基于此爭辯后，審查員放棄對比文件2的使用。
代理師需要核實根據對比文件1、2的教導，結合對比文件1、2后得到的方案具體是什么。存在結合得到的方案實際不是權利要求1涵蓋的子方案的情況。也存在結合對比文件2后得到的是一個不合理的方案的情況。因此，在判斷正文第三步是否合理時，需要從邏輯上判斷結合是否合理，結合后得到的方案到底是什么，結合是否為“生搬硬套”，是否為“生硬拼湊”。遇到結合實質上不合理的情況，代理師可以合理質疑，據理力爭。
在答復創造性問題的實踐中，盡可能標記官文正文中的每個錯誤點。然后挑選重要的錯誤點進行爭辯。另外，需要注意的是審查員可能對本申請或對比文件存在錯誤的理解。對這種情況，代理師應抓住這樣的“硬傷”，在意見陳述中進行明確闡述，甚至進行有針對性的修改。這通常能取得較好的結果。
考慮到目前審查中“公知常識”、“容易想到”的普遍使用，修改權利要求通常是必要的。為了抑制、妨礙審查員認定公知常識，修改后的特征推薦使用長句，前后關聯強的特征。
另外，考慮到中國審查員對國外同族審查結果的參考，代理師在修改權利要求時應考慮同族的修改情況。
二、結論
對于官文中關于創造性的審查意見，代理師需要重點關注第二步和第三步。基于對技術的充分理解，現有技術結合后的實際方案、本申請權利要求的方案、審查意見的關鍵錯誤點，對那些錯誤的特征對比、錯誤的結合、不合理的結合、走錯方向的結合，進行有理有據地爭辯。在意見陳述中可以使用自行構建的示意圖，以使審查員直觀、清楚地理解通知書中的問題。這有利于審查員認可權利要求的創造性。對權利要求的修改推薦使用長句、前后關聯強的特征。