文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 馬驍

　　摘要：對于官文中關(guān)于創(chuàng)造性的審查意見，其會涉及本申請的技術(shù)、最接近的現(xiàn)有技術(shù)的對比文件的技術(shù)、其他現(xiàn)有技術(shù)。通常篇幅較長，細節(jié)多，對應關(guān)系復雜。對代理師而言，答復創(chuàng)造性性審查意見具有挑戰(zhàn)性。本文圍繞“三步法”、結(jié)合實踐經(jīng)驗，對創(chuàng)造性問題答復策略進行了討論。

　　關(guān)鍵詞：創(chuàng)造性、最接近的現(xiàn)有技術(shù)、區(qū)別特征、對比文件、結(jié)合

　　引言

　　根據(jù)專利法第22第1款的規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明專利申請應當具備新穎性、創(chuàng)造性(Inventive Step)和實用性。因此，發(fā)明專利申請具備創(chuàng)造性是其被授予專利權(quán)的必要條件之一。

　　在中國國家知識產(chǎn)權(quán)局以“創(chuàng)造性”為主的審查策略導向下，關(guān)于創(chuàng)造性問題（即，權(quán)利要求無創(chuàng)造性的缺陷）的審查意見是最常見的。例如，這樣的審查員意見出現(xiàn)在以下官方文件中：發(fā)明專利申請實質(zhì)審查程序中的通知書、發(fā)明專利申請實質(zhì)審查程序中的駁回決定、發(fā)明專利申請復審審查程序中的復審通知書，以及發(fā)明專利申請復審審查程序中復審決定。針對官文（Office Action, OA）中指出的創(chuàng)造性問題，選擇合適的、具有說服力的答復策略能夠使發(fā)明專利申請走向授權(quán)，從而實現(xiàn)申請人的愿望。因此，對如何選擇創(chuàng)造性問題的答復策略進行分析和討論具有顯著的意義。

　　一、討論

　　下面就從定義出發(fā)，基于實際操作流程對創(chuàng)造性問題的答復策略進行討論。

　　“創(chuàng)造性”概念的定義為：與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。

　　對應到實際操作流程，判定權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性就是通過“三步法”判斷范式得出最終結(jié)論：權(quán)利要求不具備突出的實質(zhì)性特點。即，權(quán)利要求相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)有（一個或更多個）區(qū)別特征，但其他現(xiàn)有技術(shù)給出了將該區(qū)別特征引用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)的啟示。

　　在官文中，否定創(chuàng)造性的“三步法”判斷范式可以概括為包括如下步驟的判斷方法：

　　第一步S1 基于權(quán)利要求（claim）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)（closest prior art，cArt）；

　　第二步S2 基于最接近的現(xiàn)有技術(shù)確定區(qū)別技術(shù)特征（distinguishing feature，dF）及其對應的技術(shù)問題（technical problem，Prb；即，發(fā)明實際解決的技術(shù)問題）；

　　第三步S3 判定現(xiàn)有技術(shù)給出了將上述區(qū)別特征應用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決該技術(shù)問題的啟示（motivation）。

　　具體到官文正文，第一步中的確定的當前受評估獨立權(quán)利要求（例如，claim 1）的最接近的現(xiàn)有技術(shù)對應官文中示出的對比文件1（D1）。對比文件1可以是專利文獻、期刊文章、書籍、標準或網(wǎng)頁。這一步對審查員而言，是指通過檢索數(shù)據(jù)庫（DB）得到當前受評估獨立權(quán)利要求的屬于現(xiàn)有技術(shù)的對比文件1。這可以表示為以下檢索操作OpSearch。

　　D1=OpSearch(claim1, DB.cArt)

　　官文正文對第二步的具體體現(xiàn)是：基于當前受評估獨立權(quán)利要求、對比文件1進行特征對比，在正文中示出獨立權(quán)利要求的特征（feature, F）與對比文件1的特征的對應關(guān)系，最終無對應的對比文件特征的權(quán)利要求特征被認定為區(qū)別特征。相應的，基于該區(qū)別特征得出技術(shù)問題Prb。注意，區(qū)別特征的數(shù)量為一個或更多個。因此，技術(shù)問題的數(shù)量可以為一個或更多個。這可以表示為以下比較操作OpCompare。

　　{dF[dc]}=OpCompare({claim1.F[c]}, {D1.F[d]})

　　官文正文對第三步實際是將“使用該區(qū)別特征解決該技術(shù)問題”判定為現(xiàn)有技術(shù)，正文的具體體現(xiàn)是：

　　情況1（S3.case1），將區(qū)別特征dF[dc]認定為公知常識（包括基于對比文件1公開的特征，容易想到的情況），從而認定當前受評估獨立權(quán)利要求相對于對比文件1與該公知常識的結(jié)合是顯而易見的，所以不具備創(chuàng)造性；

　　情況2（S3.case2），將區(qū)別特征dF[dc]認定為被對比文件2（D2）公開或大體上被對比文件2（D2）公開，并認定D2對解決認定的技術(shù)問題Prb有啟示，當前受評估獨立權(quán)利要求相對于對比文件1與D2（或疊加上公知常識）的結(jié)合是顯而易見的，所以不具備創(chuàng)造性；

　　情況3（S3.case3），區(qū)別特征有多個，該情況分形較多，是實踐中最常見的情況，可進一步細分為以下子情況：

　　case31：區(qū)別特征有多個，但多個區(qū)別特征均為公知常識，所以權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性，即，情況1的簡單組合（S3.case31）；

　　case32：區(qū)別特征有多個，但均被現(xiàn)有技術(shù)中的其他對比文件公開或基于其他對比文件容易想到（對比文件可以為D2，也可以是D3），所以權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性，即情況2的簡單疊加（S3.case32）；

　　case33：區(qū)別特征有多個，部分區(qū)別特征為公知常識，其余區(qū)別特征為現(xiàn)有技術(shù)中的其他對比文件公開或基于其他對比文件容易得到，所以權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性，這對應情況1和情況2的組合（S3.case33）。

　　第三步可以表示為以下判斷操作OpDetermine。

　　{dF[dc].IsExistingTechnology=”Y”}=OpDetermine({dF[dc]},DB.cArt,{CommonKnowledge})

　　在判斷官文正文關(guān)于創(chuàng)造性的評述是否合理前，專利代理師需要核實官文針對的審查文本是否正確。實踐中，筆者曾經(jīng)遇到過審查員在官文表格中示出的審查文本不是申請人請求的審查文件的情況。對這種情況，可以在意見陳述中指出審查文本錯誤，并要求審查員針對正確的審查文本發(fā)出審查意見。

　　從官文正文可以看到，正文中對獨立權(quán)利要求1的創(chuàng)造性的審查意見的主要篇幅會集中在第二步（特征對比）和第三步（啟示判斷）。

　　需要注意的是，專利代理師需要核實第一步是否正確。例如，筆者曾經(jīng)遇到審查員給出的對比文件1不是現(xiàn)有技術(shù)的情況。由于對比文件1不是現(xiàn)有技術(shù)，所以正文對獨立權(quán)利要求1無創(chuàng)造性的審查意見是錯誤的。專利代理師在答復審查意見通知書時按如下邏輯陳述意見即可：對比文件1不是現(xiàn)有技術(shù)，因此，使用對比文件1否定權(quán)利要求1的創(chuàng)造性的意見不合理；請求審查員重新評估權(quán)利要求的創(chuàng)造性。

　　目前權(quán)利要求1通常長度長，特征多，技術(shù)繁復，特征間可能存在隱式關(guān)聯(lián)。因此，在進行特征對比時容易出現(xiàn)瑕疵，甚至出現(xiàn)致命問題。相應的，在官文正文中，對第二步的評述容易出現(xiàn)問題。例如出現(xiàn)以下問題：

　　1.官文中未給出明確的特征對應關(guān)系；

　　2.某個特征對應關(guān)系錯誤；

　　3.遺漏特征（對權(quán)利要求1中的特征F[c]，既未示出與其對應的D1中的對應特征，也未將其列為區(qū)別特征）；

　　4.特征對應關(guān)系前后矛盾（例如，前一對應關(guān)系與后一對應關(guān)系不能同時成立）；

　　5.示出的特征對應關(guān)系含糊不清；

　　6.把區(qū)別特征本身或含有對區(qū)別特征指引/暗示的內(nèi)容直接定為技術(shù)問題。

　　對于問題1-6，需要代理師基于對權(quán)利要求1、對比文件1的技術(shù)的充分的理解的基礎(chǔ)上進行判斷。通常僅需要對于導致對比文件1實質(zhì)上無法用于否定權(quán)利要求1的創(chuàng)造性的問題進行爭辯。但是，在答辯理由中，應清楚列出代理師認定的合理特征對應關(guān)系，以使審查員在明了問題的基礎(chǔ)上，達成一些共識。

　　對于涉及啟示判斷的第三步，是審查意見最容易出現(xiàn)問題的地方，是申請人與審查員無法達成共識的重災區(qū)。通常情況下，結(jié)合啟示都不會像審查指南所給出的示例那樣明顯且合理。

　　在判斷第三步的合理性時，尤其需要注意，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在評估創(chuàng)造性時結(jié)合的是：對比文件1公開的方案與另一現(xiàn)有技術(shù)（對比文件2或公知常識）結(jié)合，而不是權(quán)利要求1的非區(qū)別特征集對應的方案與另一現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合，也不是對比文件1與權(quán)利要求1記載的“區(qū)別特征”的結(jié)合。需要重點注意：權(quán)利要求1的方案大部分情況下不會與對比文件1公開的方案完全相同。通常情況下，審查員所引用的對比文件1、2的部分會公開更具體的、下位的方案。為了核實結(jié)合的合理性、結(jié)合出的方案與權(quán)利要求的方案存在覆蓋關(guān)系，代理師需要對結(jié)合后的方案具象化，清楚結(jié)合后的方案具體物理圖像、具體實施流程、數(shù)據(jù)的生成源、數(shù)據(jù)的具體處理手段、數(shù)據(jù)的具體流動情況等。必要時，需要自行構(gòu)建組件結(jié)構(gòu)框圖、組件交互的時序圖等。這些自行構(gòu)建的圖也可以用在意見陳述中，以使審查員直觀、清楚地理解通知書中的問題。這有利于審查員認可權(quán)利要求的創(chuàng)造性。

　　對比文件1的教導可能會阻礙本領(lǐng)域技術(shù)人員得到權(quán)利要求1的方案。例如，對比文件1的教導排斥使用“區(qū)別特征”。例如，對比文件1的教導排斥使用對比文件2記載的“區(qū)別特征”的下位特征。因此，可以基于此修改權(quán)利要求以充分體現(xiàn)對比文件1的教導的阻礙作用，并且可以在意見陳述中對此作出充分的答辯。

　　另外，對比文件2通常也不會公開與權(quán)利要求1的表述相同的“區(qū)別特征”。本領(lǐng)域技術(shù)人員實際結(jié)合的是對比文件1公開特征與對比文件2公開的特征。并且結(jié)合的是對比文件2記載的更具體、下位的特征?？紤]到對比文件2會涉及其記載的特征的使用場景和條件，對比文件2的教導也有可能阻礙本領(lǐng)域技術(shù)人員將對比文件2結(jié)合到對比文件1。例如，筆者曾經(jīng)遇到這樣的案例，權(quán)利要求1涉及的是圖像數(shù)據(jù)處理。審查員找到的對比文件1涉及的是交通工具的數(shù)據(jù)處理，對比文件2涉及的是公司員工數(shù)據(jù)的處理。在評價創(chuàng)造性時，為了從對比文件1得到被權(quán)利要求1覆蓋的一個下位方案，需要改動交通工具數(shù)據(jù)的處理細節(jié)。但是很明顯，對比文件2的處理數(shù)據(jù)不是交通工具數(shù)據(jù)，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員完全沒有動機去結(jié)合對比文件2?；诖藸庌q后，審查員放棄對比文件2的使用。

　　代理師需要核實根據(jù)對比文件1、2的教導，結(jié)合對比文件1、2后得到的方案具體是什么。存在結(jié)合得到的方案實際不是權(quán)利要求1涵蓋的子方案的情況。也存在結(jié)合對比文件2后得到的是一個不合理的方案的情況。因此，在判斷正文第三步是否合理時，需要從邏輯上判斷結(jié)合是否合理，結(jié)合后得到的方案到底是什么，結(jié)合是否為“生搬硬套”，是否為“生硬拼湊”。遇到結(jié)合實質(zhì)上不合理的情況，代理師可以合理質(zhì)疑，據(jù)理力爭。

　　在答復創(chuàng)造性問題的實踐中，盡可能標記官文正文中的每個錯誤點。然后挑選重要的錯誤點進行爭辯。另外，需要注意的是審查員可能對本申請或?qū)Ρ任募嬖阱e誤的理解。對這種情況，代理師應抓住這樣的“硬傷”，在意見陳述中進行明確闡述，甚至進行有針對性的修改。這通常能取得較好的結(jié)果。

　　考慮到目前審查中“公知常識”、“容易想到”的普遍使用，修改權(quán)利要求通常是必要的。為了抑制、妨礙審查員認定公知常識，修改后的特征推薦使用長句，前后關(guān)聯(lián)強的特征。

　　另外，考慮到中國審查員對國外同族審查結(jié)果的參考，代理師在修改權(quán)利要求時應考慮同族的修改情況。

　　二、結(jié)論

　　對于官文中關(guān)于創(chuàng)造性的審查意見，代理師需要重點關(guān)注第二步和第三步?；趯夹g(shù)的充分理解，現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合后的實際方案、本申請權(quán)利要求的方案、審查意見的關(guān)鍵錯誤點，對那些錯誤的特征對比、錯誤的結(jié)合、不合理的結(jié)合、走錯方向的結(jié)合，進行有理有據(jù)地爭辯。在意見陳述中可以使用自行構(gòu)建的示意圖，以使審查員直觀、清楚地理解通知書中的問題。這有利于審查員認可權(quán)利要求的創(chuàng)造性。對權(quán)利要求的修改推薦使用長句、前后關(guān)聯(lián)強的特征。