文/北京集佳知識產權代理有限公司西安分部 姚園
一、案件基本情況
2024年7月26日，洛陽北方易初摩托車有限公司（申請人）對孫景芳（被申請人）在第9類“照明電池；蓄電瓶；蓄電池；太陽能電池；電力蓄電池；電池；車輛用蓄電池；車輛電力蓄電池”商品上注冊的第8942535號“大陽”商標（爭議商標）提出無效宣告申請。爭議商標于2010年12月10日提出申請，2012年6月20日核準注冊，因此在提起無效宣告申請時，已經注冊超過五年。
國知局經審理認為，爭議商標的原注冊人至本案審理之時，包括本案爭議商標在內，雖僅申請注冊了8件商標，但爭議商標的原注冊人申請注冊的商標幾乎全部是與他人在先注冊或使用并具有一定知名度和較強顯著性的商標相同的商標。申請人的引證商標“大陽DAYANG”在爭議商標申請日之前，就在摩托車商品上經使用具有了較高的知名度。爭議商標的原注冊人的這種行為具有明顯的主觀惡意，且爭議商標的原注冊人申請注冊的與他人商標近似的商標均具有獨創性和顯著性，該行為不具備注冊商標應有的正當性，而且擾亂了正常的商標注冊管理秩序和公平競爭的市場秩序。因此，爭議商標的申請注冊屬于2001年《商標法》第四十一條第一款規定的“以其他不正當手段取得注冊”的情形。并依法裁定對爭議商標予以無效宣告。
二、案件分析及法律規定
該案中，被申請人為孫景芳，爭議商標的原注冊人為成都鐵馬蓄電池有限公司。國知局在本案中認定原注冊人的注冊行為具有明顯惡意，從而認定爭議商標的注冊構成了“以其他不正當手段取得注冊”的情形。認定“以其他不正當手段取得注冊”的主體是適用該條款的一個重要環節，那么主體的認定有何規定呢？
根據《商標法》的規定“其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效”。可以看到，法律規定中就明確說明在取得注冊時采取了不正當手段，因此其主體應為該商標的申請注冊人。
北高院《商標授權確權行政案件審理指南》中規定，同時具備下列要件的，可以認定“以其他不正當手段取得注冊”：（1）適用主體是該商標的申請注冊人，但有證據證明訴爭商標現注冊人與申請注冊人之間具有特定關系，或對于申請注冊訴爭商標的行為具有意思聯絡的除外……
因此，根據上述規定可以看出，認定“以其他不正當手段取得注冊”的主體首先應為商標的申請注冊人。本案中，爭議商標由成都鐵馬蓄電池有限公司于2010年12月10日申請，2012年6月20日核準注冊；2014年5月6日轉讓至程海龍名下；2018年6月13日轉讓至孫景芳名下，即本案被申請人。可見，爭議商標雖然已經轉讓了兩次，但并未“洗白”原注冊的惡意，原注冊人的惡意不因商標的轉讓而消失，而是一直跟隨著商標。本案中，詳細敘述了原注冊人摹仿他人知名商標的惡意，并最終獲得支持。
其次，除了商標注冊申請人以外，有證據證明訴爭商標現注冊人與申請注冊人之間具有特定關系，或對于申請注冊訴爭商標的行為具有意思聯絡，也可以作為“以其他不正當手段取得注冊”的主體。
三、總結及建議
對于“以其他不正當手段取得注冊”的主體有了充分的認識，這就要求我們在處理此類案件時需要特別注意：首先，對于使用了該條款的案件，要核查系爭商標是否經過轉讓。如果經過轉讓就要核查原注冊人是否具有惡意行為。其次，對于多次轉讓的商標，不僅要核查原注冊人及現注冊人的惡意，對于每個受讓人都應核查，并看看這些主體之間是否具有特定關系，或對于申請注冊訴爭商標的行為具有意思聯絡。
原注冊人的“惡意”跟隨著商標的一生，這也提醒相關公眾在購買商標時需要特別注意，核查一下商標的注冊人是否具有“惡意”，提高自己的風險防范意識，不要讓自己的善意被污染，而導致購買的商標可能被無效宣告，造成不可彌補的損失。