文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 劉曉岑
一、背景
客戶最近來信希望提交一份針對(duì)中國(guó)專利申請(qǐng)的三方意見，但經(jīng)我方確認(rèn)，該案已處于駁回的法律狀態(tài)，如此，駁回后的案件是否可以繼續(xù)提交三方意見？其法律效力如何？三方意見的最佳時(shí)機(jī)怎樣？該如何給客戶提供最佳建議？對(duì)此，筆者在網(wǎng)絡(luò)上查閱學(xué)習(xí)了相關(guān)規(guī)定及資料，整理如下。
二、時(shí)限分析
根據(jù)中國(guó)《專利法實(shí)施細(xì)則》第五十四條規(guī)定：“自發(fā)明專利申請(qǐng)公布之日起至公告授予專利權(quán)之日止，任何人均可以對(duì)不符合專利法規(guī)定的專利申請(qǐng)向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出意見，并說明理由”。
這條規(guī)定明確了兩個(gè)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)：
起始日：發(fā)明專利申請(qǐng)公布之日。對(duì)于發(fā)明專利申請(qǐng)，在通過初步審查后（通常申請(qǐng)日起18個(gè)月）會(huì)予以公布，此后任何人便可提交第三方意見。對(duì)于實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利，由于在授權(quán)前不公布，所以理論上沒有接收第三方意見的程序，因此推測(cè)只能在其授權(quán)公告后，通過“無效宣告請(qǐng)求”來提出類似異議。
截止日：公告授予專利權(quán)之日。即在專利授權(quán)公告之前，理論上都可以提交。
但是，這并不意味著在任何時(shí)間點(diǎn)提交的效果都一樣。從實(shí)務(wù)角度，時(shí)限對(duì)效力的影響可分為三個(gè)階段：
黃金時(shí)段（發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查后至第一次審查意見通知書發(fā)出前）：
在此階段提交的三方意見，會(huì)隨申請(qǐng)文件一并送達(dá)實(shí)審審查員。審查員在首次審查時(shí)就會(huì)將其作為參考，直接影響其對(duì)新穎性、創(chuàng)造性的判斷。這是最能影響審查走向、阻止不當(dāng)授權(quán)的有效時(shí)段。
有效時(shí)段（審查意見通知書發(fā)出后至駁回決定或授權(quán)決定作出前）：
在此階段提交，審查員仍會(huì)收到。如果意見中指出了審查員尚未發(fā)現(xiàn)的、強(qiáng)有力的對(duì)比文件或理由，審查員仍然可能會(huì)在后續(xù)審查中予以考慮。特別是如果申請(qǐng)有多次答復(fù)機(jī)會(huì)，在此期間的提交仍有價(jià)值。
邊緣/無效時(shí)段（駁回決定或授權(quán)決定作出后）：
駁回決定后：此時(shí)專利申請(qǐng)已處于特定法律狀態(tài)（待復(fù)審或已放棄）。審查程序已結(jié)束，原審查部門不再處理該案。此時(shí)提交的意見，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局會(huì)收到并歸檔，但沒有法律程序要求審查員或復(fù)審合議組必須對(duì)其進(jìn)行審理。其作用微乎其微。
授權(quán)公告后：此時(shí)專利權(quán)已經(jīng)確立，第三方意見程序徹底關(guān)閉。若對(duì)授權(quán)專利有異議，唯一途徑是向?qū)＠謴?fù)審委員會(huì)提起無效宣告請(qǐng)求。
三、駁回后能否以及是否有必要提交三方意見？
答案是：技術(shù)上“能”提交，但實(shí)務(wù)上“沒必要”且“無強(qiáng)制效力”。
原因如下：
法律程序?qū)用嫔弦寻l(fā)生轉(zhuǎn)換：駁回決定意味著實(shí)質(zhì)審查程序終結(jié)，案件的法律狀態(tài)進(jìn)入下一個(gè)階段：如果申請(qǐng)人放棄，則申請(qǐng)失效；如果申請(qǐng)人在規(guī)定時(shí)限（收到駁回決定之日起3個(gè)月內(nèi)）內(nèi)提起復(fù)審請(qǐng)求，則案件進(jìn)入“復(fù)審程序”。
復(fù)審程序由專利局復(fù)審和無效審理部負(fù)責(zé)，這是一個(gè)獨(dú)立于原審查部門的準(zhǔn)司法程序。此時(shí)，對(duì)專利申請(qǐng)的評(píng)判權(quán)已從原審查員轉(zhuǎn)移至復(fù)審合議組。
提交對(duì)象錯(cuò)位：在駁回后向?qū)＠痔峤坏摹暗谌揭庖姟?，從行政流程上，可能仍被歸入原申請(qǐng)案卷。但原審查員已結(jié)案，無職責(zé)處理。它不會(huì)自動(dòng)、正式地成為復(fù)審程序中的證據(jù)或理由。
另一方面，復(fù)審部門對(duì)于復(fù)審請(qǐng)求的職責(zé)范圍通常會(huì)審查駁回決定是否合法等問題，因此無法保證其是否會(huì)考慮公眾意見（尤其是新提交的意見）。
又，根據(jù)《審查指南》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)于公眾意見，不會(huì)將處理結(jié)果（例如在審查階段是否被考慮）通知提交者等。
四、結(jié)論
綜上，筆者認(rèn)為第三方意見是一把“審查中的武器”，而非“駁回后的補(bǔ)救工具”。其根本目的應(yīng)該是在審查員做決定的過程中施加影響，而一旦審查員作出駁回決定，這把武器在當(dāng)前程序下就已失效。后續(xù)的博弈將在復(fù)審或無效宣告的戰(zhàn)場(chǎng)上，使用不同的“武器”和規(guī)則進(jìn)行。因此該案應(yīng)建議客戶放棄提交三方意見，關(guān)注其法律動(dòng)態(tài)，如果發(fā)現(xiàn)打回原審，應(yīng)立即提交，或者如果錯(cuò)過提交時(shí)機(jī)申請(qǐng)授權(quán)，則應(yīng)準(zhǔn)備無效程序。
拓展：
對(duì)第三方（如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)觀察者）：
務(wù)必提前監(jiān)控，盡早行動(dòng)。一旦發(fā)現(xiàn)可能威脅自身或行業(yè)創(chuàng)新的問題專利申請(qǐng)，應(yīng)在其實(shí)質(zhì)審查初期就提交翔實(shí)、證據(jù)充分的第三方意見。這是成本最低、效果最好的干預(yù)方式。
如果錯(cuò)過時(shí)機(jī)，已到駁回后，應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)控申請(qǐng)人是否提起復(fù)審。如果提起，應(yīng)評(píng)估該專利若授權(quán)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，并提前準(zhǔn)備無效宣告請(qǐng)求的材料，待其一旦授權(quán)，立即啟動(dòng)無效程序。
對(duì)專利申請(qǐng)人：
根據(jù)中國(guó)專利審查的現(xiàn)行程序和規(guī)定，申請(qǐng)人沒有官方、直接的渠道來監(jiān)控或獲知在其專利申請(qǐng)公布后至授權(quán)前，是否有第三方提交了針對(duì)該案的“公眾意見”。
另一方面，筆者也認(rèn)為作為申請(qǐng)人，本就無需花費(fèi)精力去查詢是否有公眾意見，而應(yīng)始終以審查員正式發(fā)出的審查意見通知書為依據(jù)進(jìn)行基本的答復(fù)和意見陳述。