文/北京市集佳律師事務所上海分所 陳紹娟
非批發模式的品牌商的正品除了通過自營、特許經營、經銷等銷售模式對外銷售外，還有一些正品在流向市場后可能被各種方式進行轉售，例如品牌商比較頭疼的“串貨”問題、舊貨翻新問題、“不二家糖果”案中出現的分裝銷售，到最近熱議的網友擬購買某奢侈品牌手鏈后拆分成幾十個項鏈吊墜售賣的情形。因商標權權利用盡原則，注冊商標專用權人無法阻止正品售出后的進一步銷售，但我們注意到在司法實踐中仍有不少品牌方起訴正品轉售方獲得勝訴的案例，即便轉售方進行了指示性使用抗辯。
商標指示性使用抗辯是商標不侵權抗辯的一種，在指示性使用的場景下，轉售方雖然形式上使用了與注冊商標專用權人的商標相同的標識，但其使用目的是為了指示該商品來源于注冊商標專用權人。但我們在代理相關案件的時候也注意到，在正品轉售過程中轉售方對正品商標使用的邊界仍存在模糊地帶，指示性使用抗辯的構成要件并不統一。
一、“ZARA”案與歐盟的指示性使用制度
2024年4月10日，西班牙最高法院對Industria de Dise?o Textil SA (以下簡稱“Inditex公司”，旗下擁有ZARA品牌)訴Buongiorno Myalert SA（以下簡稱“Buongiorno公司”）一案作出的終審判決推翻了馬德里第二商業法院和馬德里上訴法院的判決，認定Buongiorno公司構成商標侵權。
該案的基本案情是：Buongiorno公司是一家通過互聯網和移動電話網絡提供信息服務的公司，其推出了一項名為“Club Blinko”的短信多媒體內容訂閱服務推廣活動。該活動通過在網頁、Facebook及Hotmai1上嵌入帶有ZARA標識的橫幅廣告，引導用戶訪問特定網頁，在Facebook和Hotmai1上提供參與抽獎的機會，獎品為價值1000歐元的ZARA禮品卡。廣告內容如下：“Blinko俱樂部，立即訂閱并參與這場精彩抽獎活動，贏取1000歐元現金。我想這樣花掉它：1000歐元ZARA禮品卡。請提供您的手機號碼以便領取禮品卡。”點擊橫福后顯示的頁面上，ZARA標志始終以醒目方式呈現，并被框在矩形內。
2013年7月，Inditex公司就Buongiorno在上述廣告活動中使用ZARA標識的行為提起商標侵權訴訟，依據包括西班牙《商標法》第34.2.b)條(因存在混淆風險)及第34.2.c)條(因利用商標聲譽并損害其知名性)，作為補充主張同時提起不正當競爭。Buongiorno辯稱不是作為商標使用，而是指向抽獎獲勝者提供的禮物之一，屬于指示性使用。一審法院雖然認為不構成指示性使用，但同時認為本案未滿足侵權的構成要件，既沒有導致混淆，也沒有導致原告商標聲譽受損，因此駁回了Inditex公司的訴訟。在一審和上訴被駁回后，Inditex公司上訴到西班牙最高法院。
因歐盟現行的第2015/2436號指令對原有第一指令89/104以及第2008/95號指令有關“商標效力的限制”的條款進行了修訂，現行指令不僅適用于為表明產品或服務用途(如配件或備件)而使用商標的情形，還涵蓋為“將產品或服務標識為該商標所有者所屬或指涉該商標所有者”而使用商標的情形。西班牙最高法院對此的疑問是后者是否可視為前項規定中的隱含內容，因此中止審理，提請歐盟法院就指令轉化為國內法過程中的解釋問題進行初步裁決。
第一指令89/104以及第2008/95號指令
第6條 商標效力的限制
1.商標所有人無權禁止第三方在貿易過程中使用，
（c）需要表明產品或服務預期用途的商標，特別是作為配件或備件；
只要該使用符合工商業中的誠實慣例。
第2015/2436號指令
第14條 商標效力的限制
1.商標所有人無權禁止第三方在貿易過程中使用，
（c）以識別或指示商標所有人商品或服務為目的而使用該商標，尤其在該使用是為表明產品或服務的預期用途（特別是作為配件或備件）所必需時。
2.第1款僅適用于第三方在工業或商業事務中按照誠實慣例使用的情況。
2018年12月21日，西班牙對本國的《商標法》第37條進行了修訂，以轉化第2015/2436號指令第14.1.c）條。
2024年1月11日，歐盟法院作出初步裁決，認定2015/2436號指令相比2008/95號指令擴大了商標權人的限制范圍，并對提請問題答復如下：2008/95號指令第6.1.c)條的解釋為：只有當第三方在貿易過程中使用商標是出于說明其銷售的產品或提供的服務的預期用途所必需時，且該使用符合工商業誠實慣例，其為了識別或指示該商標所有人的商品或服務而使用商標的行為，方可被該條款所涵蓋。在初步裁決中援引了歐盟立法者的意圖進行解釋，歐盟委員會旨在擴大原有限制范圍的意圖已體現在《歐洲議會和歐盟理事會關于協調成員國商標立法的指令提案》第25項考慮因素的措辭，該條款指出“商標權人不應阻止他人為其商品或服務進行忠實、誠實的商標使用，或以此進行標識”。
據此，西班牙最高法院生效判決認定被告的使用不符合第2008/2005指令第6.1.c)條以及西班牙商標法第37條所規定的功能，因此指示性使用抗辯不能成立。判決認為被告對ZARA商標的使用構成對“ZARA”商標顯著性或知名度的不當利用，被告在宣傳其服務時提及抽獎獎品之一為ZARA禮品卡，構成對商標形象或其所體現特征向被告宣傳產品進行的非法（未經許可）轉移。此舉實質上是被告利用ZARA的知名度、吸引力、聲譽及品牌價值謀取利益。
二、我國有關指示性使用的規定
我國現行《商標法》第五十九條第一款和第二款僅涉及描述性使用，并未將指示性使用明確列入。最高人民法院《關于充分發揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》第22條規定：“商標侵權行為應以在商業標識意義上使用相同或者近似商標為條件，被訴侵權人為描述或者說明其產品或者服務的特點而善意合理地使用相同或者近似標識的，可以依法認定為正當使用。”上述條款將描述性使用和指示性使用排除出了“商業標識意義上的使用”，并設定了“善意合理”的使用要求。
《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第26條提出了正當使用商標標識的構成要件包括：（1）使用出于善意；（2）不是作為自己商品的商標使用；（3）使用只是為了說明或者描述自己的商品。27條規定第（3）項規定了為說明來源等在必要范圍內使用他人注冊商標標識，可構成正當使用。
《中華人民共和國商標法（修訂草案）》（以下簡稱“商標法修訂草案”）第七十條第三款將指示性使用明確列入正當使用的范疇，但構成要件仍不清晰，例如“僅為”是否意味著使用應具有必要性和善意，不能超出合理范疇，將“容易導致混淆”的情況排除是否意味著在構成指示性使用的情況下也存在侵權可能性。
三、我國司法實踐中對指示性使用的認定
正品轉售的被告進行指示性使用抗辯能否成立，主要的疑難問題在于“善意合理”的判斷。目前我國司法實踐中主要以使用場景來考量是否屬于“善意合理”。
1、線下銷售渠道中的使用場景
線下銷售渠道中的使用場景主要包括店鋪門頭、招牌、柜臺/貨架、廣告等位置的使用。通過對案例的分析，我們發現如果在店鋪門頭和招牌上使用，法院基本都認為超出了商標合理使用或正當使用的邊界，落入了商標侵權范疇。
在“米其林”案中，廣東省高級人民法院(2014)粵高法民三終字第239號判決認為：即便被告銷售的商品為正品，但也僅僅有權在與合法授權商品密切聯系、直接指示合法授權商品所在貨架的位置使用涉案商標，現被告在其經營店鋪正門的商業匾額上突出使用，易被誤認為是經米其林集團總公司合法授權許可的、只銷售米其林輪胎商品的銷售商，并進一步的對店內銷售的其他商品的來源與米其林品牌之間產生混淆，或認為二者之間存在特定聯系。
在“立邦漆”案中，安徽省高級人民法院（2015）皖民三終字第00074號判決認為：商標法上的合理使用是一種對商標權的限制情形，其應當具備三個條件：一是非商標性的使用，即其使用該商標是為了描述其商品的特征而非指示其商品的來源；二是公平善良使用，即不得不正當地利用他人商標所代表的商譽；三是僅僅為了描述自己的商品或服務，即使用他人商標不是作為商標使用，而僅僅是用來描述自己商品的特點。本案被告在加盟經銷協議到期后，未取得立邦公司繼續授權許可的情況下，仍然沿用立邦公司特約經銷商的名義對外經營，并在其經營的油漆專賣店門頭匾額上突出使用立邦公司注冊的系列商標和專賣授權號，使相關公眾誤認為其仍然是立邦公司的加盟經銷商，銷售的商品或服務的來源與立邦公司存在某種特殊關系，不屬于合理使用，侵犯了立邦公司的商標專用權。
另，有判決認為在落地柜臺上的使用超出了說明或者描述自己經營的商品的必要范圍，構成侵權（“AUPRES”案）；有判決認為在商場的電梯、樓層介紹、宣傳冊中使用屬于向消費者說明商品所必要，不構成侵權（“芬迪案”）；有判決認為在購物中心入口處的外墻廣告上、內部的燈箱廣告使用包括但不限于“PRADA”文字商標的多種奢侈品品牌商標，其目的是為了讓消費者看到廣告就會聯想到在百貨公司有包括“PRADA”在內的多種世界知名品牌的商品銷售，不會讓消費者產生該店鋪經營者系普拉達公司的想法（“PRADA”案）。
2、線上銷售渠道中的使用
線上銷售渠道中的使用場景主要包括店鋪名稱、頭像、商品鏈接標題、詳情頁等位置的使用。線上店鋪的名稱和頭像類似于線下店鋪的門頭和招牌，法院基本都認為構成商標侵權。例如在“佳幫手”一案中，上海知識產權法院（2022）滬73民終251號判決認為：被告以“佳幫手新精選店”作為店鋪名稱并在上方標注“Joybos+佳幫手”標識，后又將店鋪名稱更改為“佳幫手”，兩次在店鋪名稱和店招中直接使用“佳幫手”，易使消費者誤認為涉案店鋪系由佳幫手公司經營或者與“佳幫手”商標權人存在一定的關聯關系，該種使用方式已經超出合理使用范圍，不屬于正當的指示性使用，故構成商標侵權。
對于商品鏈接標題中商標的使用，由于是為了指明鏈接中銷售的商品是何品牌的商品，通常認為構成指示性使用。
難點在于商品詳情頁中對于品牌商標單獨、突出的使用如何認定。筆者傾向認為這種使用不構成正當的指示性使用，原因如下：
（1）從使用的必要性來看：商品鏈接標題中商標的使用已經足以指明商品的來源，在詳情頁中單獨、突出使用原告的注冊商標，已經超過了描述商品的品牌信息所必須的限度；
（2）從使用的正當性來看：使用人之所以要在詳情頁突出使用原告的商標，其實質目的在于不正當地利用他人商標所代表的商譽。
從上述兩個維度考慮，在商品詳情頁中對于正品商標單獨、突出的使用不符合正當的指示性使用“善意合理”的構成要件，應認為指示性使用抗辯不能成立。上述使用方式如果結合“盜圖抄店”等行為一起看待，則客觀上容易使相關公眾誤認為被告店鋪來源于原告，或與原告存在專賣或特許經營等特定的商業關系，同樣具備混淆可能性，亦應認定構成侵權。