文/北京集佳知識產權代理有限公司 王蓓蓓
為完善專利審查制度、提升專利審查質量，我國于2024年1月20日起正式施行修訂后的《專利法實施細則》及《專利審查指南》。本次修訂明確將明顯實質性缺陷審查納入外觀設計專利申請的審查范圍，特別是新增了專利法第23條第2款“明顯區別”的審查。在此背景下，相較于以往以形式缺陷為主的補正通知書，當前外觀設計申請的審查意見通知書中，針對實質性缺陷的審查意見占比大幅上升，尤其是涉及不符合專利法第23條第1款和第2款規定的審查意見數量明顯增加。面對此類以往較不常見的通知書，如何理清其中的答復思路、尋找其中的答復規律，從而使得外觀設計申請能夠最終授權，成為其中的關鍵。本文旨在結合相關法條規定和具體案例，來嘗試對上述類型審查意見的答復思路進行探討和總結。
一、相關規定
專利法第二十三條第一款規定，授予專利權的外觀設計，應當不屬于現有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。
根據《審查指南》第四部分第五章第5節的記載：不屬于現有設計，是指在現有設計中，既沒有與涉案專利相同的外觀設計，也沒有與涉案專利實質相同的外觀設計。在涉案專利申請日以前任何單位或者個人向專利局提出并且在申請日以后（含申請日）公告的同樣的外觀設計專利申請，稱為抵觸申請。其中，同樣的外觀設計是指外觀設計相同或者實質相同。
進一步根據《審查指南》第四部分第五章第5節的記載：判斷對比設計是否構成涉案專利的抵觸申請時，應當以對比設計所公告的專利文件全部內容為判斷依據。
專利法第二十三條第二款規定，授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特征的組合相比，應當具有明顯區別。
根據《審查指南》第四部分第五章第6節的記載：根據專利法第二十三條第二款的規定，授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特征的組合相比，應當具有明顯區別。判斷時，既可以將涉案專利與一項現有設計單獨對比，也可以將涉案專利與兩項以上現有設計特征的組合進行對比。
涉案專利與現有設計或者現有設計特征的組合相比不具有明顯區別是指如下幾種情形：（1）涉案專利與相同或者相近種類產品現有設計相比不具有明顯區別；（2）涉案專利是由現有設計轉用得到的，二者的設計特征相同或者僅有細微差別，且該具體的轉用手法在相同或者相近種類產品的現有設計中存在啟示；（3）涉案專利是由現有設計或者現有設計特征組合得到的，所述現有設計與涉案專利的相應設計部分相同或者僅有細微差別，且該具體的組合手法在相同或者相近種類產品的現有設計中存在啟示。
了解了外觀設計A23.1和A23.2的相關規定之后，如果在實際工作中代理人收到此類審查意見，應當如何進行處理？以下將結合相關成功案例，對該類型審查意見的答復思路進行分析和探討。
二、案例
案例1
該申請的整體產品為紋身打印機，要求保護的局部為底部的打印部（灰色），涂黃的部分為不要求保護的部分。
本申請
審查員在審查意見通知書中指出：本申請與在先申請的相應部分相比，要求保護的局部的用途相同，局部所在整體產品的種類相同，本申請要求保護的部分在產品整體中的位置和比例關系相同，本申請要求保護的部分的設計要素基本相同，兩者區別僅在于左邊內部凸起的構件在上或是在下，而該差異僅屬于微小的、不能察覺的局部細微差異，因此兩者實質相同，屬于同樣的外觀設計。本申請不符合專利法第23 條第1 款的規定，不能授予專利權。
對比設計為同一申請人在中國提交的整體設計，其優先權日早于本申請的優先權日。由于整體外觀設計審理周期較短，該整體設計在2023年8月11日授權公告，由此對比設計構成本申請的抵觸申請。從申請日提交的圖片來看（參照下面所附的對比設計的立體圖和主視圖），產品整體與本申請外形類似。
對比設計
雖然對比設計整體看似乎與本申請類似，但是認真比較后發現，對比設計的產品包括底蓋，本申請要求保護的部分被底蓋覆蓋而在各正式圖不可見，僅參考圖2（分解狀態立體圖）示出了要求保護的部分（即，打印部）。但是該參考圖2（分解狀態立體圖）無法表現要求保護的打印部與整體產品的高度比例關系。此外，參考圖2并未清楚示出本申請要求保護的打印部的所有設計特征。基于此，在答復審查意見通知書中，通過爭辯（1）對比設計作為抵觸申請，其僅能用于評價本申請是否與該申請相同或實質相同，而不能用以評價本申請是否與其具有“明顯區別”；以及（2）對比設計與本申請存在多處區別，不構成實質相同，最終在答復審查意見通知書后該局部外觀成功獲得授權。
案例2
該申請的整體產品為水龍頭，要求保護的局部為水龍頭的主體（實線所示水平管），虛線所示的圓形底座部分為不要求保護的部分。
本申請
審查員在審查意見通知書中指出對比設計構成本申請的抵觸申請，對比設計中出水管與本申請要求保護的結構整體形狀基本相同，區別僅在于本申請要求保護的結構占整體產品的位置、比例略有不同，而經整體觀察、綜合判斷，相比二者的相同之處而言，該區別屬于施以一般注意力不易察覺到的局部的細微差異，屬于實質相同的外觀設計。本申請不符合專利法第23 條第1 款的規定，不能授予專利權。
對比設計為同一申請人在中國提交的另一局部設計，其優先權日早于本申請的優先權日，該對比設計構成本申請的抵觸申請。從申請日提交的圖片來看，本申請要求保護的局部在對比設計中基本示出。
對比設計
經過仔細分析，雖然對比設計似乎已示出本申請要求保護的局部，但是本申請和對比設計涉及完全不同種類的水龍頭（本申請為壁式水龍頭，對比設計為冷熱混合型水龍頭），并且要求保護的局部在整體產品的比例和位置存在明顯差異，這種區別設計能夠被一般消費者顯著關注到，并對一般消費者的視覺效果產生較大的影響。基于此，在答復審查意見通知書中，通過爭辯對比設計的水平管在整體產品中的位置和比例關系與本申請完全不同并且結合其他差異，最終在答復審查意見通知書后該局部外觀成功獲得授權。
案例3
該申請要求保護的是紗線供給器的整體外觀設計。
本申請
審查員在審查意見通知書中指出：本申請要求保護的外觀設計與對比設計 TW112301011涉及同一種類產品，二者不具有明顯區別，不符合專利法第 23 條第 2 款的規定，不能授予專利權。
對比設計為紗線供給器的外觀設計，構成本申請的現有設計。從公開的視圖來看，對比設計同樣包含頭部、中間圓柱形滾筒及底部等紗線供給器的核心組成部分，與本申請的產品基礎結構存在一定相似性。
對比設計
在答復審查意見通知書時，一方面強化區別點在整體視覺效果的影響，包括（1）指出主要區別所在的背面為消費者使用面，會被關注而非常規的不常見面。具體地，本申請產品的背部的多個元件對應于連接器，使本申請產品能夠連接到遠程中央單元，以控制本申請產品的紗線喂入。本申請的后視圖是實際使用中用戶操控所使用的面，會被一般消費者關注到。（2）本申請多個部分傾斜圓滑的設計，而對比設計具有基本垂直的設計并且指出這些區別產生呼應關系，體現了不同的設計風格，從而帶來不同整體視覺效果。另一方面弱化相同點的影響，具體而言，說明本申請和對比設計的相同點是由于功能限制，例如，產品的中央部分是一個旋轉的圓柱形滾筒，紗線卷繞在該滾筒上。中間的卷繞滾筒基本都呈大致類似圓柱的形狀以便于繞線。通過上述爭辯，最終在答復審查意見通知書后該外觀設計申請成功獲得授權。
三、小結
通過以上三個最終成功授權的案例，基本上可以總結出，在面對審查員發出外觀設計不符合《專利法》A23.1和A23.2規定的審查意見時的大致答復思路：
首先，在收到類似審查意見通知書時，代理師應當認真分析和比對，確定審查員的事實認定是否合理（對比設計是否已經公開了本申請的全部內容）。在案例1中，盡管乍看之下對比設計與本申請基本相同，但是實際上，本申請要求保護的產品底部在對比設計的整體外觀并沒有完全清楚示出。在案例2中，盡管對比設計似乎已經示出了本申請要求保護的局部，但是要求保護的局部在整體產品的比例和位置存在明顯差異。因此，通過仔細比對和分析，找出審查員忽略的區別特征，從而可以獲得授權。
第二，如果審查員對設計特征相同點與區別點的事實認定合理，可以通過增強區別點在整體觀察綜合判斷中的比重，弱化相同點的比重（參照上述案例3）。具體來說，可以從功能性特征、區別點相互呼應以及設計空間等多方面來進行論述，以使得論述更加充分合理。
第三，如果審查員引用多篇對比文件組合評述專利法第 23 條第 2 款的明顯區別，可爭辯現有設計不存在組合啟示。例如，若對比文件 1 公開了產品的 A 特征、對比文件 2 公開了產品的 B 特征，但A特征僅為人為抽象劃分出的點、線或面，并非產品視覺上可獨立觀察到的設計特征或組成部分，可以爭辯設計特征的組合應當是將設計的具體部分的設計特征相結合，而不是將抽象的設計理念、設計思路與其他可以直接觀察的具體設計特征加以組合，也不能將也非人為劃分的點、線、面的部分與具體設計特征加以組合。