北京市集佳律師事務所代理的專利權人“東莞市升微機電設備科技有限公司”（以下簡稱“升微公司”）的專利復審行政訴訟二審案件，近期收到最高人民法院（2023）最高法知行終468號判決書。該判決書撤銷了北京知識產(chǎn)權法院（2022）京73行初9357號行政判決、國家知識產(chǎn)權局第298040號復審請求審查決定，為升微公司的創(chuàng)新技術贏得專利保護，進一步鞏固了其產(chǎn)品在市場中的競爭優(yōu)勢。
基本案情
被訴決定系國家知識產(chǎn)權局針對名稱為“一種電子制冷防結(jié)露系統(tǒng)及其防結(jié)露方法”的第201711290069.2 號發(fā)明專利申請（簡稱涉案申請）提出的復審請求而作出。涉案申請通過溫濕度傳感器實時采集的測試艙的內(nèi)部溫度和濕度，以及通過溫度傳感器實時檢測電子制冷片的溫度；通過主控制器獲取到的溫濕度傳感器采集到的測試艙的內(nèi)部溫度和濕度，計算測試艙內(nèi)的空氣露點值，當空氣露點值高于預設值時，控制制冷片控制單元減少電子制冷片的工作數(shù)量或電子制冷片的輸出功率，從而，實現(xiàn)制冷片防結(jié)露措施及制冷片冗余控制、故障無停機。
與本案有關的最接近對比文件為證據(jù)1（CN203299673U），其公開了一種防結(jié)露空氣環(huán)境實驗艙，艙體內(nèi)設置有制冷系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)和溫濕度傳感器、控制器，艙內(nèi)溫度通過制冷系統(tǒng)和加熱系統(tǒng)來控制，當艙內(nèi)溫度測量值高于設定值時，制冷系統(tǒng)對艙內(nèi)降溫，但制冷系統(tǒng)與艙內(nèi)傳導的溫度要高于艙內(nèi)的露點溫度，防止艙內(nèi)氣體遇到低于露點溫度的艙壁而產(chǎn)生結(jié)露，逐步將艙內(nèi)溫度降至設定值。
證據(jù)2（CN101551179）公開了一種制冷系統(tǒng)及制冷方法，公開了制冷系統(tǒng)包括依次連接的控制器、功率驅(qū)動模塊、半導體制冷模塊、安全檢測模塊；功率驅(qū)動模塊1接收輸入的三相交流電源，為半導體制冷模塊6提供大小可調(diào)的直流電源，從而驅(qū)動制冷器制冷并實現(xiàn)制冷功量可調(diào)。半導體制冷模塊6包括多個半導體制冷器；控制器 9（即主控制器）輸出控制信號，控制各模塊的運行；功率驅(qū)動模塊1根據(jù)所述控制信號，為半導體制冷模塊6提供直流電源，以啟動需啟動的半導體制冷器。
被訴決定認為，權利要求1與證據(jù)1的區(qū)別技術特征在于：（1）本申請為電子制冷防結(jié)露系統(tǒng)，制冷使用電子制冷片，所述電子制冷片設置有至少一組，每組電子制冷片分別裝設在測試艙的艙壁上，并且其一端部位在測試艙的外部散熱，其另一部位固定在測試艙的艙壁上或者艙內(nèi)；以及制冷片控制單元的具體控制方法；（2）包括與主控制器相連的溫度傳感器，用于檢測電子制冷片的溫度，所述溫度傳感器裝設在每組電子制冷片的靠艙內(nèi)側(cè)部位上或者所有電子制冷片的共用靠艙內(nèi)側(cè)部位上或者艙壁上或者電子制冷片靠艙內(nèi)散熱片上。區(qū)別技術特征實際解決的技術問題是如何實現(xiàn)制冷系統(tǒng)的溫度控制。對于區(qū)別（1），證據(jù)2公開了一種能夠適用于多種循環(huán)體的制冷系統(tǒng)，且公開了該系統(tǒng)能夠在控制器9的控制下實現(xiàn)多組半導體制冷器的獨立控制，提供不同的制冷量，即保證溫度控制的準確性和可調(diào)性，上述公開特征在對比文件2中的作用與其在本申請中的作用相同，能夠給出用于對比文件1實現(xiàn)精確溫度控制的啟示。對于區(qū)別（2），在證據(jù)1公開的基礎上，本領域技術人員根據(jù)需要可以進行選擇的。故，在證據(jù)1的基礎上結(jié)合證據(jù)2和公知常識，權利要求1不具有創(chuàng)造性。一審法院與被訴決定持基本相同的觀點。
在二審上訴中，升微公司的主要主張在于，被訴決定和一審判決對區(qū)別技術特征實際解決的技術問題認定有誤以及創(chuàng)造性認定的錯誤，具體的，實際解決的技術問題應該是：提供一種新的防結(jié)露系統(tǒng)和方法，能在節(jié)約制冷能耗且實現(xiàn)制冷片冗余控制的同時，解決電子制冷片導致的結(jié)露問題；被訴決定認定的兩個區(qū)別特征彼此關聯(lián)，共同解決了前述技術問題。本申請技術方案在實時獲得電子制冷片的溫度的情形下，才能夠進一步精確控制電子制冷片的總輸出功率，進而實現(xiàn)實時、精確的溫度控制。二審中，集佳對涉案專利和對比文件的方案從技術方案的實質(zhì)上進行了詳盡的解釋，并對重新認定技術問題的依據(jù)和事實重點闡述，基于對技術問題重新認定，證據(jù)2并未給出解決該技術問題的技術啟示，在證據(jù)1的基礎上也不具備改進動機。二審法官在對技術事實詳盡了解的基礎上，支持了升微公司的主張，做出了撤銷被訴決定和一審判決的判決。
本案看點
本案雙方主要的爭議焦點是有關創(chuàng)造性的認定問題，包括區(qū)別特征實際解決的技術問題、現(xiàn)有技術的改進動機和結(jié)合啟示等，后文將具體介紹。但需要注意的是，本案還有一個問題也引起了合議庭的關注：本案申請的技術方案同時布局有其他國家的同族專利，在本案一審和二審期間，歐洲、美國、日本、韓國、俄羅斯、印尼等國同族專利已陸續(xù)獲得授權，而唯有中國同族申請被駁回。一審法院的觀點是專利具有地域性，在外國授權不意味著在中國當然授權。對此，升微公司在上訴中提供證據(jù)并提出本案所涉及的對比文件在有些國家審查中也曾使用，并且韓國授權專利所引用的現(xiàn)有技術與本案是相同的，雖然各國創(chuàng)造性審查標準存在區(qū)別，但總體仍是審查顯而易見性問題，而且有部分特征不是基于現(xiàn)有技術公開而是基于公知常識否定創(chuàng)造性的，因此質(zhì)疑本案的創(chuàng)造性存在審查尺度不適當?shù)膯栴}。并在庭后提交了與本案采用類似對比文件的韓國、日本、美國的對比文件及審查意見的分析以供法官參考。盡管二審判決中未對升微公司提交的這些材料及其所引發(fā)的國內(nèi)外授權標準差異問題做出明確論述，但這一情況相信對法官的心證產(chǎn)生了影響。此外，二審判決還有如下看點：
看點一 實際解決技術問題的認定
在創(chuàng)造性判斷中，確定發(fā)明實際解決的技術問題，通常要在發(fā)明相對于最接近的現(xiàn)有技術存在的區(qū)別特征的基礎上，由本領域技術人員在閱讀專利說明書后，根據(jù)該區(qū)別特征在權利要求請求保護的技術方案中所產(chǎn)生的作用、功能或者技術效果等來確定。發(fā)明實際所要解決的技術問題的確定，是通過與最接近的現(xiàn)有技術比較得出的，而非必須以其背景技術的記載為依據(jù)。據(jù)此，在創(chuàng)造性判斷中確定發(fā)明實際解決的技術問題時，應當根據(jù)區(qū)別特征在專利技術方案中實際所產(chǎn)生的作用功能或者技術效果的基礎上進行適當歸納。在確定發(fā)明實際解決的技術問題時，既不能概括歸納得過于上位，從而低估了發(fā)明的創(chuàng)造性，也不能簡單將區(qū)別特征在專利技術方案中實際所產(chǎn)生的作用、功能或者技術效果作為發(fā)明實際解決的技術問題，從而高估了發(fā)明的創(chuàng)造性。
本案中，對于區(qū)別技術特征的認定并無爭議，而區(qū)別技術特征（1）和（2）彼此關聯(lián)，其技術手段在于電子制冷片、溫度傳感器、制冷片控制單元等裝置及其相關位置、作用的限定，以及主控制器與溫度傳感器和制冷片控制單元的電連接關系、基于溫度信號的判斷條件以及對制冷片控制單元的控制。基于區(qū)別特征（1）、區(qū)別特征（2）可以確定，本申請權利要求 1 實際解決的技術問題是如何解決電子制冷片導致的艙體結(jié)露問題的同時實現(xiàn)電子制冷片的冗余控制及其故障無停機。
看點二 是否存在技術啟示的認定
在創(chuàng)造性判斷的三步法中，確定現(xiàn)有技術是否已經(jīng)給出將區(qū)別特征與最接近的現(xiàn)有技術結(jié)合的技術啟示時，應當基于本領域技術人員的普通知識，考察現(xiàn)有技術是否給出了區(qū)別特征中不同技術手段的相互配合和結(jié)合啟示。如果對本領域技術人員而言，將區(qū)別特征用于最接近的現(xiàn)有技術形成發(fā)明所要保護的技術方案，需要本領域技術人員的創(chuàng)造性勞動，則僅根據(jù)該發(fā)明的各個技術手段分別被其他現(xiàn)有技術所公開或者屬于公知常識的事實，尚不足以認定現(xiàn)有技術或者公知常識已經(jīng)給出了將區(qū)別特征與最接近的現(xiàn)有技術結(jié)合以形成發(fā)明所要保護的技術方案的技術啟示。
本案中，相對于涉案申請?zhí)峁┑囊环N通過電子制冷片實時溫度冗余控制的防結(jié)露系統(tǒng)及其防結(jié)露方法，證據(jù)1提供的另一種不同技術方案的防結(jié)露實驗艙，且該方案已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)防結(jié)露，因此基于證據(jù)1的給出的技術教導，本領域技術人員沒有動機對證據(jù)1進行改進，以獲取涉案申請的涉及的電子制冷片防結(jié)露系統(tǒng)。證據(jù)2雖然公開了制冷系統(tǒng)中采用半導體制冷器，并給出了精確控制溫度的啟示，但是證據(jù)2解決的技術問題是解決現(xiàn)有的制冷系統(tǒng)中存在的安全隱患問題、產(chǎn)生的諧波干擾問題以及能耗浪費問題，并不涉及測試艙溫度變化過程中的實時溫度控制的技術問題，沒有給出本申請?zhí)荻冉禍氐募夹g啟示。因此，證據(jù)2提供的技術方案無法解決本申請實際解決的技術問題，在證據(jù)1的基礎上，本領域技術人員結(jié)合證據(jù)2不會想到本申請的技術方案。