文/集佳知識產權代理有限公司 顧晉偉

　　摘要：在判斷先用權的構成條件之一“已經作好制造、使用的必要準備”是否成立時，相對于物質準備工作，更應該優先考慮的是技術準備工作是否已經進行；并且需要根據不同的工業領域來考慮這種準備工作是否已經達到了實施專利技術所必要的程度，因為這是和專利權本身的知識產權屬性以及工業應用屬性密不可分的

　　關鍵詞：先用權，物質準備，技術準備，工業領域

　　一．引語

　　先用權抗辯作為被訴侵權人對抗知識產權所有人行使其權利的一種有效抗辯手段在專利領域中已經廣為使用了，由于我國專利法體系中所采用的先申請制度、以及專利本身所具有的技術特性，事實上會存在相當數量的涉及先用權的現象，只是由于訴訟案件的比例以及證據的保存或者缺失，在實踐中采用先用權抗辯的案例還不是很多。而對于商標方面，在最新修改的商標法中已經加入了有關先用權的條款，已經有很多學者對此條款進行了解讀，也有一些相關的案例，但是由于商標制度和專利制度的本質區別，二者在先用權構成條件的判斷上也有所不同。本文只是專注于專利領域中判斷先用權是否成立的構成條件之“已經作好制造、使用的必要準備”的探討。

　　二．先用權判斷中的“準備”工作和“必要準備”的程度

　　在我國的專利制度中，在最早的1985年實施的專利法中就有關于先用權抗辯的法條，直至最新修改的2009年實施的專利法中，在專利法第69條中仍然規定：“有下列情形之一的，不視為侵犯專利權：…在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的…”。可見這一法條從始至終都存在于我國的專利法中，而且文字描述也沒有任何變化。

　　在實踐中判斷先用權抗辯是否成立時，基本上遵循的是“獲知…準備….實施”這樣的判斷順序，也即無論專利技術涉及的是產品還是方法，主張使用先用權抗辯的被訴侵權人需要證明自己在什么時候以及以何種方式獲知了專利技術，在什么時候開始準備實施該項專利技術以及準備的程度如何，以及在什么時候開始實際實施該項專利技術。在這三個環節的判斷中，證據的重要性是不言而喻的。一般來說，如果被訴侵權人主張其“已經在申請日之前以合法的方式獲知了專利技術”，或者其“已經在申請日之前具體實施了該項專利技術”，在實踐中的舉證以及證明程度相對而言是清晰的。對于前者，事實上需要證明的只是獲知專利技術的“合法途徑”，無論是自己所研發的，還是通過其他方式獲知的，均需屬于合法途徑；而對于后者，需要證明的是實施該項專利技術的時間以及專利技術與被訴侵權人所實施的技術二者之間的比對。與之不同的是，被訴侵權人如何證明其已經在申請日之前作好了“制造（專利產品）、使用（專利方法）的必要準備”，在實踐中是不太好判斷的，因為“必要準備”這個標準的判斷相對于“已經獲知”和“已經實施”標準的判斷是相對模糊的。另一方面，對于“必要準備”的判斷，在某種程度上存在著是否作好了實施專利技術的“準備”工作以及這種準備工作的程度是否已經達到了“必要”的程度這兩個方面的問題。

　　（一）“準備”工作

　　對于前一個問題，即被訴侵權人如何證明他已經在申請日之前做好了實施專利技術的準備工作，在實踐中是可以根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（2009年）第15條的規定加以界定的，盡管該條款規定了如何界定“必要準備”這一標準，但是“準備”工作是實現“必要準備”所必不可少的先決條件。

　　根據該條規定：

　　“有下列情形之一的，人民法院應當認定屬于專利法第六十九條第（二）項規定的已經作好制造、使用的必要準備： 　　

　?。ㄒ唬┮呀浲瓿蓪嵤┌l明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件；

　　（二）已經制造或者購買實施發明創造所必需的主要設備或者原材料。”

　　該條規定分兩個方面厘清了滿足“必要準備”的條件，即情形（一）涉及的是“技術準備”工作，情形（二）涉及的是“物質準備”工作。但是由于該條規定的措辭中明確寫明了“有下列情形之一”，因此從字面上去理解，在被訴侵權人已經合法獲知專利技術之后，似乎只要滿足這兩個條件中的一個即可以主張享有先用權，也即只要滿足了“已經完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件”或者“已經制造或者購買實施發明創造所必需的主要設備或者原材料“之一即可。

　　在工業實踐中，事實上滿足條件（二）、即滿足物質準備條件是相對容易的。以某項專利涉及化學產品為例，對于稍具規模的化工企業，都會有倉庫去儲存常用的各種化工原料，而進行合成反應的基本設備更是化工廠中的必備設施，除此之外，其他的冷卻設備、純化設備等外圍或下游設備也都是化工廠中的必備設施。對于一個涉及較為簡單的化工產品或者化工方法的專利而言（例如，所使用的化工原料是常用的，而且所使用的反應器也沒有什么特別之處，但是制備方法或者所制備的化學產品是受到專利權保護的），如果專利權人認為某化工企業侵犯其專利權，那么被訴侵權人是否可以舉證證明其已經在申請日之前購買了這些常用的化工原料、并且已經存在必要的化工設備來生產該化學產品，也即，已經滿足了上述條件（二）來進行先用權抗辯，并且會被認可呢？事實上在申請日之前或者是一段時間內該化工企業可能根本沒有想過生產這種化學產品，該企業僅僅是擁有這些化工原料和化工設備而已。

　　因此筆者認為不能如此簡單地只套用上述兩個條件中的任一個來判斷被訴侵權人是否已經“作好制造、使用的必要準備”工作。事實上由于專利權是一種知識產權，首先應該體現的是智力勞動的特性，或者籠統地說是技術特性，其次應該考慮的才是工業特性。專利權保護的是發明人的智力勞動，任何非法觸犯這種智力勞動的行為都應該受到約束。同樣，如果被訴侵權人需要證明自己擁有合法實施這種智力勞動的權利，那么就應該首先去舉證自己是如何合法擁有這種智力勞動以及如何合法去實施這種智力勞動，而非與智力勞動并無直接關聯的物質條件。由于專利權本身的知識產權屬性，上面的條件（一）才是滿足先用權所必不可少的條件。換言之，技術條件才是首要條件，而物質條件只是次要條件，這是由專利權本身的特性所決定的。

　　因此，筆者認為在被訴侵權人已經合法獲知專利技術之后，只有在他至少已經表示出準備實施該項技術的意愿之后，才能考慮是否給予他享有先用權的權利。如果被訴侵權人只是舉證表示他具備了實施該項技術的物質條件，而沒有任何舉證表示他在申請日之前具有實施該項技術的主觀意愿，例如表現在他沒有在申請日之前設計了實施該項專利技術的技術圖紙或者是摸索了實施該項技術的工藝條件，就給予他享有先用權的權利，似乎對于先用權的判斷太過簡單了，仿佛仍然停留在判斷其是否通過合法途徑獲知專利技術這個階段，而非到達“必要準備”的判斷階段。

　　此外，筆者認為對于實施該項專利技術的主觀意愿的判斷標準，甚至都不需要達到設計技術圖紙或者摸索工藝條件的程度，只要有證據能夠表明被訴侵權人已經表示出其準備實施該項技術的意愿就可以了，這種意愿的判斷也要優先于物質準備工作的判斷。

　　再舉個可能比較極端的例子，我國一直是有中藥專利存在的，拋開其他一些判斷條件，假設中藥專利的專利權人認為著名藥店“同仁堂”已經生產了侵犯其專利權的藥品，例如依據專利權人的配方或者方法生產了中藥制品，因此訴同仁堂藥店侵犯其專利權，那么同仁堂藥店是否可以利用先用權進行有效抗辯呢？對于這種大型中藥企業來說，幾乎儲存有各種各樣的中藥原材料，并具備幾乎所有的藥品加工設備，那么同仁堂完全可以依據上述條款中的規定，認為其已經滿足了物質條件（二）而可以當然地享有先用權，這樣一來，似乎同仁堂可以永不承擔侵權的責任了。僅僅因為被訴侵權人擁有雄厚的物質條件，而在申請日之前沒有進行任何實施專利技術的實質性技術準備工作，就判斷其滿足享有先用權的條件，這樣的判斷方式似乎與專利權作為一種知識產權的基本理念有所背離。

　　因此筆者認為上述條款中的措辭“有下列情形之一的”有待商榷，盡管上述條款并非是窮盡性的規定，也即不排除上述兩種情形之外的其他情形，但是由于存在這樣的措辭以及很明確的規定，即“人民法院應當認定屬于專利法第六十九條第（二）項規定的已經作好制造、使用的必要準備”，就會在實踐中可能造成被訴侵權人簡單地利用豐富的物質條件來逃避侵犯具備知識產權本質的專利權的情況。此外，筆者希望在司法實踐中法官能夠優先考慮上述規定中的技術條件（一），因為該條件是與專利權本身的技術特征所匹配的，在滿足該技術條件之后再酌情考慮物質條件（二）。

　　（二）“必要準備”的程度

　　在判斷被訴侵權人所進行的“準備”工作是否已經達到了“必要”的程度這個過程中，證據的重要性同樣是很明顯的，而且證據的強弱程度在實踐中也是需要謹慎考量的。對于不同工業領域的專利案件，準備實施專利技術的條件是大相徑庭的，不可能生搬硬套同一個標準，因此對于證據的要求在不同工業領域的專利案件中是不同的。而且由于時間因素，證據的保存是很大的問題，因此在審判實踐中是否可以考慮對被訴侵權人方的證據要求可以適當地放寬一些。

　　在實踐中判斷被訴侵權人的準備工作是否達到“必要”的程度也可以參照上述最高人民法院的司法解釋來判斷，也即需要判斷被訴侵權人是否“已經完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件”以及是否“已經制造或者購買實施發明創造所必需的主要設備或者原材料”。在此情況下，筆者認為需要注意的是判斷這些技術圖紙或工藝文件是否已經達到了“為完成實施發明創造所必需的”的程度，在某些情況下甚至需要判斷被訴侵權人所提供的證據是否符合“主要技術圖紙或者工藝文件”的要求、或者甚至是否符合“技術圖紙或者工藝文件”的要求。也即在實踐中盡管由于工業領域的差異，對于“必要準備”工作的判斷不應該生搬硬套一個標準，但是也不能把這個標準設置地太低或者太高。如果對于這個標準所設定的下限太過于寬松，那么被訴侵權人可以依據少量的證據或者證明力較弱的證據來輕易地主張先用權，造成對專利權人應該享有的合法權利的損害；而這個標準如果設定地太高，那么被訴侵權人很難舉出恰如其分的證據，尤其是考慮到由于時間原因而造成的證據缺失情形時更是如此。

　　當然要實現“寬嚴適度”的標準在實踐中還是很困難的，而且也只能依據個案來進行個別判斷。以下筆者以自己曾經代理過的某案件為例對這個標準的判斷進行粗淺的探討。

　　在該專利侵權案件中所涉及的技術內容是某精細化學產品，用作塑料材料中的添加劑，具體而言這是一種小分子有機化合物，結構不算復雜，而且合成路徑并不困難。專利權人發現某地的某化工企業在生產并且銷售該化學產品，于是一紙訴狀將其訴至當地法院。在庭審過程中，該化工企業提出了先用權抗辯主張，并且提供了一些證據，但是在這些證據中僅僅有一份該企業的負責人與某第三人之間的傳真信件滿足時間上的要求，也即該份傳真信件的生成日期在本專利的申請日（優先權日）之前，大致是在本專利的優先權日1個月之前，而其他證據均不滿足時間上的要求，而且其中的內容與本專利中所涉及的化學產品也相差較遠。在此情況下，被訴侵權人認為、而且也只能認為這份傳真信件作為有效的證據已經足以證明該企業已經在本專利的申請日之前作好了制造該專利產品的必要準備。具體到此份傳真中的內容，某第三人向該企業的負責人表示了他對該化學產品的興趣，提供了該化學產品的簡單合成路徑，并且希望該企業能夠優先開發此產品。在這份傳真中確實已經提到了本專利所要求保護的這個具體化合物，但是所提供的合成路徑僅僅是合成步驟的簡單疊加，也即反應物A和反應物B進行反應生成產物C，然后產物C再與反應物A’反應生成最終的產物D，該產物D即為本專利權利要求中所涵蓋和記載的化合物。在該合成路徑中沒有任何有關反應條件的記載，甚至在其中的反應物A’中還存在一個不確定的取代基“X”。但是最終的審判結果是先用權抗辯理由成立，該企業免除了侵權的責任。

　　在這個案件中，筆者始終認為對于先用權構成條件“已經作好制造、使用的必要準備”的判斷標準設定地有些過于低了，主要原因是沒有考慮案件所涉及的具體工業領域，也即沒有考慮實踐中的準備工作需要進行到何種程度才能被該工業領域的從業人員認為是達到了“實施專利技術所必要”的程度。而且筆者認為專利權作為一種必須具備工業應用性的知識產權，是具備工業特性的，如果在先用權的判斷上只是按照字面去理解，甚至是按照技術領域而非工業領域去理解，難免會出現不合理的現象。

　　事實上在這份傳真中提到的合成路徑更像是一個化學專業的大學本科生在學習“有機化學”這門課程時必然會遇到的一個考題而已。在筆者記憶中學習“有機化學”這門課程時，老師必然會出這樣的考題：給出一個產物D，然后給出一個反應物A，要求學生寫出從反應物A合成出產物D的中間步驟和涉及到的其他反應物等，以此來考察學生對于各種類型的有機合成反應的掌握熟練程度。從某種意義上說，大學的考題都要比這份傳真中提到的合成路徑更嚴謹，因為通常老師會要求學生盡可能地列出各種合成反應的條件，例如最簡單的溫度、時間、壓力、催化劑等等，而此份傳真中所提到的合成路徑甚至都沒有提到這些條件。因此這份證據充其量也只能證明該化工企業在本專利的申請日之前已經合法地獲知了本專利中所涉及的化學產品，也即僅僅滿足了判斷獲知步驟是否合法的要求；再進一步，也可以大致地認為該化工企業會依據其客戶、即其中的某第三人的要求對這種化學產品開展研發和生產工作，也即勉強可以視為該企業已經具備了實施專利技術的意愿，基本上完成了“準備實施該項專利技術”的工作；但是對于是否滿足先用權條件中的“必要準備”的標準則顯然還相去甚遠，因為對于實踐中化學產品的生產來說，所涉及到的絕不止是合成途徑的確定，而是要根據這種合成途徑去進行不斷的實驗和摸索，來真正地確定這種化學產品是能夠被有效地生產出來的，其中要確定各種反應步驟的條件，例如溫度、壓力、催化劑、原料的投料比例、投料順序、提純步驟、產物如何進行分析、最終得到的產物的產率如何、有沒有實際的經濟價值，如果工藝流程和工藝條件存在問題，就會導致最終產品的產率低，造成賠本的后果，從實驗規模放大到中試規模會出現什么問題等等。這些因素都是和專利權本身的工業特性分不開的，也即由于專利權是一種必須具備工業實用性的知識產權，造成了在實施專利技術時必然會具備的工業屬性。在與之相關的先用權的判斷中，不能僅僅依據紙面證據而進行“紙上談兵”，甚至都不能依據某技術領域的特點，而是要依據某工業領域的特點，因為這種特點在某些情況下還未必與技術因素相關，甚至是和其他因素例如該工業領域中特有的行政因素相關的。

　　在這個案件中，如果按照上文所述的最高人民法院的司法解釋中的條款，很難認定這份傳真是“已經完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件”，甚至都不能去認定這份傳真屬于“技術圖紙或者工藝文件”，因為這樣簡單和模糊的合成路徑與本領域從業人員所認為的“技術圖紙或者工藝文件”的標準未免差的太遠了。另一方面，在本案中考慮到本專利的優先權日是在2005年，要求被訴侵權人舉證證明10年前該企業進行該化學產品的生產或準備進行生產的證據，例如當時的技術圖紙和操作手冊確實是有一定難度的，但是即便考慮到這樣的難度，也不應該把最高人民法院的司法解釋中所明確規定的條件降低到不合理的程度。

　　當然在這個案件的審理過程中，法官還是優先考慮了技術準備條件，而沒有機械地套用司法解釋中的條文去采用物質準備條件來進行判斷，這種審理思路在筆者看來還是值得稱道的。

　　而在某些其他工業領域的案件中，由于其行業特點以及行業中的特殊規定，有時候會使得先用權抗辯中是否滿足作好“必要”準備工作的判斷較為容易。例如在醫藥領域中，由于醫藥領域所特有的行政審批制度，使得證據的保存、證據的獲取、證據的證明力等方面都很少存在爭議，在此情形下，即使將“已經作好制造、使用的必要準備”的判斷標準設定地高一些，對于雙方當事人的利益也是無妨。例如在收錄入《最高人民法院知識產權審判案例指導》(第四輯，2011年)的案例“銀濤公司與漢王公司、保賽公司侵犯專利權糾紛案【（2011）民申字第1490號】”中，由于醫藥領域中嚴格的行政監管制度，被訴侵權人銀濤公司能夠舉出強有力的證據來支持其依法享有先用權的主張，如省食品和藥品監督管理局向其出具的藥品注冊申請受理通知書以及銀濤公司申請藥品注冊時所報送的技術資料，省藥檢所的《藥品注冊檢驗報告表》，以及《藥品生產許可證》和《藥品GMP證書》等等，這些證據所證明的事實是很難被反駁的，而且所證明的程度已經完全滿足了“已經作好制造、使用的必要準備”的標準。但是對于其他工業領域的案件，則不能將標準設定到藥物行政審批這么高的程度，而是要依據其行業特點，從本行業的從業人員的觀點來進行判斷，而且也要適當地考慮被訴侵權人的舉證能力。

　　此外，除技術因素和工業因素之外，如果人為地引入與專利權本身毫無關聯的其他因素，例如行政因素，也會對先用權的判斷造成困惑。例如上述案例“銀濤公司與漢王公司、保賽公司侵犯專利權糾紛案【（2011）民申字第1490號】”中，最高人民法院明確指出，“先用權抗辯是否成立的關鍵在于被訴侵權人在專利申請日前是否已經實施專利或者為實施專利作好了技術或者物質上的必要準備；藥品生產批件是藥品監管的行政審批事項，是否取得藥品生產批件對先用權抗辯是否成立不產生影響”。在該案件的審理過程中人為設置了“何時取得藥品生產批件”這樣一個與專利體系毫無關聯的行政事項，相當于變相地提高了或者說是改變了判斷標準。

　　三．結語

　　總之，筆者認為在判斷先用權的構成條件之一“已經作好制造、使用的必要準備”是否成立時，相對于物質準備工作，更應該優先考慮的是技術準備工作是否已經進行；并且需要根據不同的工業領域來考慮這種準備工作是否已經達到了實施專利技術所必要的程度，因為這是和專利權本身的知識產權屬性以及工業應用屬性密不可分的。