文/北京集佳知識產權代理有限公司西安分部 鄧象濤
面對商標代理機構大量囤積商標的現象，為了遏制商標代理機構可能壟斷商標市場的目的，限制及規范商標代理機構的代理注冊商標行為，2013年《商標法》增加了第十九條第四款“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標”的規定，即商標代理機構僅能在代理服務申請商標注冊。然而，一些經營范圍涵蓋“商標代理”的機構為了繼續大量囤積注冊商標，遂耍起了小聰明，采用了將經營范圍“商標代理”刪除的方式，意圖規避《商標法》第十九條第四款的規制。此“騷操作”難以規避《商標法》第十九條第四款的適用，筆者將從下述案例進行闡述。
一、案情介紹
第17722670號“三聯茂昌”商標（簡稱“爭議商標”），由某公司于2015年8月21日向商標局提出注冊申請，2018年2月14日獲準注冊，核定服務為第44類的“衛生設備出租,醫療診所服務,醫院,治療服務,遠程醫學服務,健康咨詢,美容院”，該商標注冊人的經營范圍涵蓋“商標代理”，在爭議商標取得注冊后，權利人刪除經營范圍中的“商標代理”。
而“三聯”為申請人上海三聯(集團)有限公司的企業字號，且“茂昌”是申請人持有具有百年歷史的著名商標及中華老字號。爭議商標“三聯茂昌”是對申請人“三聯”字號及“茂昌”品牌的組合注冊。申請人遂委托北京集佳知識產權代理有限公司于2020年6月30日向國家知識產權局提出無效宣告申請，認為爭議商標的注冊損害了申請人的字號及商標權，且涉嫌商標代理機構在非代理服務上注冊商標，違反《商標法》第十九條第四款、第三十條、第三十二條的規定，請求對其依法宣告無效。
二、裁定結果（部分）
2021年3月16日，國知局審理本案并作出商評字[2021]第0000072937號裁定，裁定的內容之一為：2013年《商標法》第十九條第四款規定，商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。除已經備案的從事商標代理業務的主體外，根據《中華人民共和國商標法實施條例》第八十四條規定，商標法所稱商標代理機構，包括經工商行政管理部門登記從事商標代理業務的服務機構和從事商標代理業務的律師事務所。依據查明事實4可知被申請人在爭議商標注冊申請時提交的營業執照副本顯示其經營范圍包含商標代理服務，故其屬于“經工商行政管理部門登記從事商標代理業務的服務機構”。對于申請商標注冊主體是否為代理機構的審查，應以商標注冊申請日為準，否則將使商標法第十九條第四款防止商標代理機構惡意搶注，維護商標注冊秩序的立法目的落空。故被申請人后續對其經營范圍進行變更，不再包含商標代理，但不影響其申請注冊爭議商標屬于商標代理機構的認定。被申請人作為商標代理機構在與其商標代理不相關的醫療診所服務等服務上申請注冊爭議商標，已構成2013年《商標法》第十九條第四款所指情形，對爭議商標宣告無效。
三、案件評析
本案爭議商標在申請時，其注冊人經營范圍就包含“商標代理”，是名副其實的商標代理機構。上述裁定明確了“商標法所稱商標代理機構，包括經工商行政管理部門登記從事商標代理業務的服務機構和從事商標代理業務的律師事務所”。雖然被申請人在商標注冊后刪除了“商標代理”，但不能改變其在爭議商標時作為代理機構的事實，不能據此抗辯申請人主張其為商標代理機構，否則將使《商標法》第十九條第四款規定的目的落空。倘若您并非是經營商標代理業務的市場主體，請謹慎在經營范圍上添加“知識產權服務；商標代理”，切莫以打時間差或代理機構法定代表人名義等方式規避審查。以下是何為“商標代理機構”的鑒定方法請參考。
其一，從形式上界定：凡是冠以“知識產權代理（服務）”、“商標代理”的公司名稱，均納入屬于商標代理機構。
其二，從備案的角度看：凡是已經備案的從事商標代理業務的主體，均屬于商標代理機構。
其三，從經營范圍上看：凡是經營范圍涵蓋及曾涵蓋“知識產權服務；商標代理”的主體，均納入商標代理機構，諸如本案被申請人。否則相關商標注冊一經涉案就刪除經營范圍的“商標代理”，案件審結后又馬上添加上“商標代理”，這將是“以合法形式掩蓋非法目的”的行為，將受到法律的從嚴打擊。
其四，從實際經營的角度界定：《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》“......雖未備案但實際從事商標代理業務的主體，屬于商標法第十九條第四款規定的‘商標代理機構’”的規定已經做出定性。即某些公司從形式、經營范圍及未備案的角度都無法得出是代理機構，但其卻實際經營商標代理業務，這里也包括商標代理機構的自然人獨資的股東且名下只有一家公司，從立法的目的及實際經營的角度界定。
《商標法》第十九條第四款屬于禁止性規定，刪除“商標代理”不能規避《商標法》第十九條第四款的適用，市場主體在企業經營范圍添加“商標代理”須謹慎，否則其非代理業務上注冊的其余商標也將存在法律風險。